化学发明专利申请的方法和策略
国知局专利局 化学发明审查部 2010年6月
化学领域专利申请的方法和策略
• • • • 一、专利申请项目的选择 二、专利申请的时机和地域 三、专利申请文件的撰写 四、专利申请后的工作
一.专利申请项目的选择
• 发明创造形成后，绝大多数情况下可以采 用专利保护，但专利并不是唯一的保护形 式。一般在选择专利申请项目时应从以下 几个方面来考虑： (一).专利性 (二).经济价值 (三).技术秘密 (四).竞争性
四、专利申请后的工作
• （一）针对审查意见答复和作出修改 • （二）专利权的运用和维护
（一）针对审查意见答复和作出修改
• 审查意见通知书指出的缺陷包括形式缺陷和实质 性缺陷。 • 对于形式缺陷，应当尽量配合审查员，通过修改 专利申请文件来克服或者消除缺陷。 • 对于实质性缺陷，认为有必要对专利申请文件进 行修改的，应当有理有据地阐述所作修改能够克 服审查意见通知书所指出缺陷的理由，并对所作 修改加以说明；认为审查意见存在不当之处的， 应当依据专利法、细则及审查指南的有关规定， 合情合理地陈述反驳意见。
• 审查过程中不允许的修改：增加不能从原 说明书（包括附图）和/或权利要求书中直 接地、毫无疑义地确定的信息。
• 不能由不明确的内容改成明确具体的内容 而引入原申请文件中没有的新内容。 例如将原说明书中的“较高温度”修改 为“高于40℃的温度”，因为本领域技术 人员并不能从原申请文件中理解到“较高 温度”是指“高于40℃的温度”。
二.专利申请的时机和地域
• 在先申请制的国家，时机选择至关重要。 选择不当，不但不能够取得专利权，还公 开了自己的技术，白花了申请费用。 • 避免使用公开和发表的文章破坏本申请的 新颖性和创造性。
• 确定申请时机应考虑以下几方面： 1．注重研究阶段的保密。 2．对化学产品发明应尽早提出专利申请。
• 不能改变说明书中的某些特征，使得改变 后反应的技术内容不同于原申请记载的内 容。 例如将“螺旋弹簧支持物”改为“弹 性支持物”；将原文件中限定的温度条件 10℃或者300 ℃修改为10℃－300 ℃，因 为该温度范围不能从原申请文件中直接地、 毫无疑义地得到。
（二）专利权的运用和维护
• • • • • • 1、在实施中不断地对专利技术进行改进 2、开发周边技术，形成专利网 3、适当进行专利技术转让 4、开展专利诉讼，保护专利权益 5、无效和提出意见 6、交叉许可
3．关于方法专利的申请，可在提出实施方案并进行
小试验成功后，马上办理专利申请。 在研究试制新产品、新工艺的过程中，最好配备 专门的力量，了解竞争对手的信息，发现问题， 及时采取对策，以免贻误申请时机。
• 专利申请地域的选择 申请专利的范围分国内专利和国外专利。 如果产品只在国内销售，不出口，只申请 国内专利；如果出口，就要按市场前景去 申请外国专利。先有专利保护网，产品再 进入市场。
4、化学产品用途发明说明书撰写方法 • 1）权利要求： （1）表征方式 a、以应用方式： 如：化合物X作为聚合催化剂的应用。 b、以使用方法形式： 一种用化合物X催化烯烃聚合的方法， 其特征在于～～
• 2）说明书： （1）写明所使用的化学产品及使用要求 （2）写明适用范围及所取得的效果。如果 本领域的技术人员无法根据现有技术预测 该用途，则应当记载对于本领域技术人员 来说，足以证明该物质可以用于所述用途 并能解决所要解决的技术问题或达到所述 效果的实验数据。
• 对于过渡案[2009年10月1日（含该日） 至2010年2月1日（不含该日）间]，涉 及内容改变，且适用新细则可能给申 请人带来不利影响的，适用原细则。
• （新法）新颖性,是指该发明或者实用新型不属于 现有技术,也没有任何单位或者个人就同样的发明 或者实用新型在申请日以前向国务院行政部门提 出过申请,并记载在申请日以 后公布的专利申请 文件或者公告的专利文件中. • （原法）新颖性,是指在申请日以前没有同样的发 明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、 在国内公开使用过或者以其它方式为公众所知,也 没有同样的发明或者实用新型由他人向专利局提 出过申请并且记载在申请日以 后公布的专利申请 文件中.
3、权利要求不清楚
• 说明书清楚不意味权利要求清楚，可以通 过将说明书中的内容补入权利要求克服某 些不清楚缺陷。 • 克服不清楚缺陷时注意避免修改超范围。 • 从本领域技术人员的角度论证权利要求清 楚。
• 对申请文件的修改应满足专利法第33条的 规定。根据法33规定，对发明的申请文件 的修改不得超出原说明书和权利要求书记 载的范围。 该范围包括原说明书和权利要 求书文字记载的内容和根据原说明书和权 利要求书文字记载的内容、以及根据说明 书附图能直接地、毫无疑义确定的内容。
1、化合物权利要求及说明书撰写方法
• 1）权利要求： （1）表征方式 ： a、用化学名称、结构式或结构特征表征 b、用特性参数表征如熔点、拉伸强度等 c、用生产方法表征 （2）从属权利要求对取代基，数值等限定。 （3）并列选择方式：选自A、B和C
• 2）说明书： 三个必要条件： （1）确认：有鉴定数据和测量方法。 （2）制法：原料、工艺及专用设备充分公开， 必须有实施例。 （3）效果： 至少一用途，作药时要有医药 用途、功能效果、有效量及使用方法，实 验室试验（ 动物或临床）。
• 专利局对申请后补充实验数据有严格限制:
对于申请人为了克服说明书公开不充分的缺陷， 或者为了证明权利要求得到说明书的支持， 申请 日后提交的实验数据或效果实施例， 一般不予接 受 。 如果原说明书中没有效果实验证明发明某个方 面或某种程度的技术效果，则即使说明书中对该 技术效果给出了结论性或断言性的描述，也不应 当接受申请人在申请日后或答复审查意见时提供 的实验数据或效果实施例以证明上述技术效果 。
• 2）说明书： （1）记载原料物质、工艺步骤和工艺条件 （2）说明方法所用的原料物质，其成分、性能、 制备方法或者来源，使本领域技术人员能够得到。 (3) 如果制备新产品，则说明书对于该产品的记载 应满足上述化学产品充分公开的要求。 (4) 如果制备已知产品，原则上也应当对产品进行 表征，尤其是当按照所述方法会得到不同的产物 (即选择性)时，必须对产品进行表征，否则公开 不充分。
(一)．专利性
• 1. 属于专利保护的客体 化学发明专利保护的界限： (1)天然物质给予保护的条件：首次分离，未 曾认识，确切表征，产业上有用。 (2)物质的医药用途，用于诊断和治疗不可专 利；用于制造医药可专利。
• 2. 具有三性 化学发明的新颖性、创造性和实用性判断 注重实验数据和效果，允许选择发明。注 意对现有技术的检索。
(二).经济价值
• 对发明创造做经济上权衡 办理专利申请需要花的费用主要包括申请 专利的各项费用，专利代理费，专利被批 准后还要交纳年费。
(三).技术秘密
• 对于保密性好的发明创造，如：技术不易 被仿造的项目；发明产品的用途很窄，市 场需求量不大，仿造的可能也不大的项目； 或者某些发明产品或传统工艺等方法发明， 技术难度较大，很不容易仿造而且销路又 广，预测在较长时期内久盛不衰的项目， 则以采用技术秘密保护为上策。如美国人 发明的可口可乐，至今已有一百年的历史, 其原液配方迄今仍是保密的。
• 通过对权利要求书的修改克服此类缺陷。 例如：某申请既要求保护方法权利要求， 又要求保护装置权利要求，但说明书中对 该方法公开不充分，申请人通过删除方法 权利要求而克服了该缺陷。
2、无新颖性或创造性
• 从容应对通知书中引用的X、Y类对比文件。 化学领域允许推定权利要求不具有新颖性， 对审查意见通知书提出的质疑，应当给予 充分答复，必要时辅以有关证据和效果数 据。 • 通过具体“放弃”修改方式克服新颖性和 创造性缺陷。
(四).竞争性
• 发明创造是否处于竞争激烈的热门领域。 如以前的纳米技术、超导技术，目前低碳 技术的研究，这类技术或产品往往研究的 人较多，因此，一旦作出这类发明创造， 应优先选择并立即提出申请。否则投入大 量人、财、物力作出的发明创造，一旦被 竞争对手抢先申请，将非常被动。
• 选择后的两种结论： 一是决定提出申请。 二是不申请。 不申请的出路可以有三种选择： 1自己公开所有成果，防止他人申请； 2永远置于保密状态，作为专有技术； 3发明还有不足之处，需要继续研究提高后再作别论
3 表征方式多样
• 化学领域有时无法直接表达某些产品的结 构，需要用性能甚至方法限定。如未知结 构的化合物，聚合物，催化剂组合物。 • 注意次序选择：优先用结构特征，其次是 性能参数，少用方法限定产品。
（四）化学发明申请文件撰写方法
• • • • 1、化合物权利要求及说明书撰写方法 2、组合物权利要求及说明书撰写方法 3、化学方法权利要求及说明书撰写方法 4、化学产品用途发明说明书撰写方法
专利法、实施细则及审查指南修改简介
原法 新法 原细则 新细则
申请日 2009年10月1日 旧案 2010年2月1日 新案
过渡案
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
• 新法/新细则中未涉及实质内容改变的法条 适用于所有案件 • 新案[2010年2月1日（含该日）]适用新法、 新细则。 • 对于旧案[2009年10月1日（不含该日）前]， 涉及内容改变，且适用新法、新细则可能 给申请人带来不利影响的，适用原法、原 细则。
• 常见的涉及实质性缺陷的审查意见：
1、未充分公开或得不到支持 2、无新颖性或创造性 3、权利要求不清楚
1、未充分公开或得不到支持
• 通过正规出版物的证据形式或意见陈述方 式证明所属技术领域的技术人员能够实现 本发明。 • 对于申请人提交的用于证明说明书充分公 开的以下材料，审查员一般不予考虑：实 验数据或补充的实施例、 非出版物的证据、 在申请日或之后公开的出版物。
（2）开放式与封闭式权利要求： a、开放式： 含有、 包括 、包含、主要 由…组成 。 b、封闭式：由…组成、组成为、余量为。 （3）性能或用途限定 （4）从属权利要求限定优选组分和含量等