揭秘境外专利申请的流程⽅方法与技巧
• ⻢马佑平
• 2015.7.15
提纲
一、如何选择境外申请的途径
二、巴黎公约途径的程序性技巧
三、PCT途径的程序性技巧
四、境外申请的申请文件准备和答复
五、PPH的使用及注意事项
六、境外申请的服务机构和费用
境外申请的途径
巴黎公约：中国专利申请à→外国国家申请
PCT途径：直接提交PCT国际申请à→进入国家阶段
中国专利申请à→PCT国际申请à→进入国家阶段
哪种好？
巴黎公约途径的特点
• 宽限时间短（自优先权日起12个月内） 适用案件：进入国家少或语种单一
• 费用少
适用案件：预算紧张
• 可修改文本
适用案件：技术方案要修改或补充
• 可多次进入
适用案件：发明和实用新型
PCT途径的特点
• 宽限时间长（一般自优先权日起30个月内）
适用案件：进入国家多、不确定
• 国际检索报告/国际初步审查
适用案件：后续程序需要利用检索报告的案件 • 国际阶段有额外的费用
适用案件：预算充足
• 一次进入
适用案件：进入类型单一
（除可转化或分案成其他类型的案件）
提纲
一、如何选择境外申请的途径
二、巴黎公约途径的程序性技巧
三、PCT途径的程序性技巧
四、境外申请的申请文件准备和答复
五、PPH的使用及注意事项
六、境外申请的服务机构和费用
• 进入语言：
1、能够用英语文本进入的主要国家/地区：美国、加拿大、澳大利亚、印度、新加坡、欧洲、南非。

2、能够先用英语提交延后提供本国语翻译的国家：日本（2个月）
• 关闭PCT国家通道的主要国家：
比利时、法国、希腊、意大利、荷兰。

• 有实用新型制度的主要国家
实审制：韩国（发明实用新型可互相转换）、巴西、波兰
非实审制：中国、中国台湾、日本（发明实用新型可互相转换）、德国（可从发明分案出实用新型）、法国、意大利、俄罗斯、西班牙、葡萄牙、澳大利亚
• 向国外律师事务所发出委托的必备文件：
1、指示函；
2、信息表 ；
3、提交文本；
4、委托书；
5、优先权证明文件（原件或扫描件）；
6、其他
• 切莫写错优先权数量、优先权号、优先权日和国家
• 尽早提出国家申请，不要等到12个月优先权期限届满
提纲
一、如何选择境外申请的途径
二、巴黎公约途径的程序性技巧
三、PCT途径的程序性技巧
四、境外申请的申请文件准备和答复
五、PPH的使用及注意事项
六、境外申请的服务机构和费用
p 国际阶段（以中国局为受理局）
• P CT国际申请的申请人的选择
中国法人、中国自然人、中外主体共同申请
• P CT国际申请的提交语言
中文、英文
• P CT国际阶段的规费
申：1130瑞郎+申附+审：2100人民币+传：500人民币 +优：150/个
约合：1万元人民币
p 国际阶段（以中国局为受理局）
• 国际检索报告意见不利的处理
1、分析检索报告书面意见，判断其审查结论是否正确。

2、模拟针对该审查结论的答辩意见和修改
3、如果不涉及保护范围的主动修改，一般不采取任何
动作（不做条约第19条修改）
• 是否提交国际初步审查？
如果不涉及保护范围的主动修改，一般不提交国际初步审查
p 国家阶段
• 超过进入期限（30或31个月）的补救
美国：陈述理由+补交费用（$1000 U SD），无严格时间限制； 加拿大：有宽限期，共计42个月，缴纳宽限费（ $200
CDN ）；
欧洲：收到丧失权利通知手后的2个月内，高额的宽限费。

中国：2个月宽限期，缴纳宽限费（￥1000 C NY）
p 国家阶段
• 费用
由中国局作为国际检索单位的PCT国际申请进入中国国家阶段时免交申请费、申请附加费和50%实审费。

考虑各国申请费收费情况：权利要求项数、独立权利要求、多项从属、说明书页数。

主要国家的申请文本收费概貌
1、日本、韩国：按权利要求数目逐个收费
2、欧洲：权利要求数目超过15项、50项以上附加费累进， 说明书（整体）超过35页有附加费
3、美国：权利要求数目超过20项、独立权利要求数目
超过3 项、多项从属权利要求均有附加费
4、印度：权利要求数目超过10项、说明书超过30页有附加费
5、澳大利亚：权利要求数目超过20项有附加费
p 国家阶段
• 推进各国审查程序手段：
1、同时请求实质审查
2、放弃采取某些修改并通知该国专利局（例如放弃在欧专局进行主动修改）
3、PPH（随后介绍）
4、新加坡—直接以有利的国际检索报告就可授权（非PPH途径）
5、利用各国/地区特有加速审查制度（非PPH途径）：加拿大、欧洲、美国
提纲
一、如何选择境外申请的途径
二、巴黎公约途径的程序性技巧
三、PCT途径的程序性技巧
四、境外申请的申请文件准备和答复
五、PPH的使用及注意事项
六、境外申请的服务机构和费用
p☐ 巴黎公约
l● 新申请阶段（在中国申请的基础上）：
1、对说明书的调整：技术方案的补充、增加、原说明书限定的某些技术特征的等同特征的补入（很重要，不论是原申请日前已有的还是后来产生的）。

p☐ 巴黎公约
l● 新申请阶段（在中国申请的基础上）：
2、对权利要求的调整：从（1）该国专利法所保护的客体、（2）技术在市场上的形态、（3）竞争对手和单个侵权者最可能实施的方案、（4）该国的专利侵权判定原则、（5）该国许可费收取的政策等因素考虑如何修改权利要求，重新审视该技术方案，限定恰当的保护范围。

p☐ 巴黎公约
l● 答复审查意见阶段：
不论是在中国基础申请的审查阶段还是境外申请的审查阶段，对于涉及新颖性创造性的审查意见的答复均应当格外小心。

T ips：仅做阐明新创性的最低限度的陈述，避免长篇大论，可以多陈述对比文件的客观情况，但不过多陈述本专利在说明书范围之外的额外内容，避免为争取创造性做品质和效果保证类的陈述。

p☐ P CT国际阶段
除考虑与巴黎公约类似的修改外，还要确定适用于各国专利法的申请文本，包括保护客体、产品、方法、用途、商业方法、计算机可读存储介质。

p☐ P CT国家阶段
根据该国的专利法，考虑利用进入国家阶段的28/41条修改。

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一、如何选择境外申请的途径
二、巴黎公约途径的程序性技巧
三、PCT途径的程序性技巧
四、境外申请的申请文件准备和答复
五、PPH的使用及注意事项
六、境外申请的服务机构和费用
p☐ P PH缔约国（双边）：
日本、美国、韩国（有PPH官费）、英国、加拿大、德国、丹麦、欧洲、新加坡、芬兰、俄罗斯、奥地利、西班牙、墨西哥、葡萄牙、瑞典、以色列、冰岛、波兰
p☐ I P5-­‐PPH缔约国（多边）：
中国、美国、欧洲、日本、韩国
p 双边PPH适用情况（常规PPH（巴黎公约、PCT）、PCT-­‐PPH）
p I P5-­‐PPH缔约国（多边）
p P PH的注意事项
1、提出时机
2、是否适用禁止反悔原则
3、可能导致进入不同国家阶段的适应性修改作废。

提纲
一、如何选择境外申请的途径
二、巴黎公约途径的程序性技巧
三、PCT途径的程序性技巧
四、境外申请的申请文件准备和答复
五、PPH的使用及注意事项
六、境外申请的服务机构和费用
p 如何选择服务机构
申请人、国内代理机构、国外代理机构的大致分工
申请文件/交底书，解答技术问题
国内客户问题咨询、对实体技术问题进行沟通、申请文件撰写、准备、翻译、校对、审查意见答复 填表、提交、监控时限，当地程序、法条解释 实体性问题 程序性问题 受理申请、反馈意见、审查、授权或驳回
国内代理机构 国外代理机构 申请人 国外官方机构
p☐ 如何选择服务机构
l● 国内代理机构的选择
1、熟悉各国程序法和实体法；
2、具有国内和涉外纠纷处理经验和诉讼经验，把握技术方案的保护范围；
3、外语水平达到书面无障碍沟通，技术方案的表达符合该国语言习惯。

p☐ 如何选择服务机构
l● 国外代理机构的选择
1、事务所历史；
2、具有相关技术领域的代理人；
3、反应迅速；
4、收费合理。

选择一个好的国内代理机构比国外代理机构更重要。

p 境外申请的费用构成（单位：RMB）
境外官方费用 境外服务机构费用 国内服务机构费用 其他
美国（小
实体）
6500~800035000~50000
12000~18000翻译费、汇款手续费、超项超页、其他非常规程序所产生的官费和外方代理费。

欧洲 35000~4000045000~70000
日本 9000~1100032000~48000
韩国 5500~750028000~36000
注：按15个权利要求项，3次OA计算（美国程序仅两次OA）计算。

讲师：马佑平 女士
博雅智泉知识产权合伙人 律师 专利代理人 联系电话：138-­‐1000-­‐1338
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