美国专利法对发明专利新颖性的要求朱鹏作者简介：朱鹏，美国注册专利律师、注册律师，现为美国苏特韦斯特律师事务所(Suiter ? West pc llo)专利律师。
在美国获得法学博士(Juris Doctor)、地球科学博士学位，在中国获得地球化学硕士、学士学位。
已帮助客户撰写数十件美国专利申请，涉及技术领域包括集成电路设计、制造、封装及测试，计算机硬件及软件，数据存储系统，互联网相关技术，数字及模拟电路，机械工具及工艺等。
版权声明：本文首次发表于<<中国专利代理>> 2003年第3期。
本文著作权属于作者本人，经作者授权在本网发布，未经作者明确许可，不得进行复制、转载等。
正文：一、引言美国发明专利(utility patent)的新颖性(novelty)考虑的是这样一种情况：申请人甲于某日期(申请日，filing date)向美国专利商标局申请一项发明专利，作为美国政府和社会的代表，美国专利商标局现在需要决定甲的该项发明是否新颖。
依据美国法典第35卷第102条(35 U.S.C. § 102)，美国专利法对发明专利新颖性的要求有七款，分别是第102条(a)款、(b)款、(c)款、(d)款、(e)款、(f)款和(g)款。
其中，(a)款、(e)款和(g)款考虑的是，在甲的发明日(date of invention) (注意，不是甲的申请日)之前，别人的行为(注意，不是甲自己的行为)是否已使甲的该项发明丧失新颖性。
由于美国专利制度采用先发明制，所以搞清楚发明日和申请日之间的关系对理解(a)款、(e)款和(g)款至关重要。
(b)款和(d)款考虑的是，甲在美国的申请日是否太迟了以至于甲的该项发明已丧失新颖性。
(c)款考虑的是，甲是否已放弃自己对该项发明的专利权。
(f)款考虑的是，该项发明是否真正是甲自己的发明。
以下分别对第102条(a)款、(e)款、(g)款、(b)款、(d)款、(c)款和(f)款作一探讨。
二、第102条(a)款1. 条款本身第102条(a)款规定，如果申请人的一项发明在其发明日之前，“在美国已被知道或已被别人使用(known or used by others in this country)，或者在美国或外国已被授予专利或已在印刷出版物上描述过(patented or described in a printed publication in this or aforeign country) ”，则申请人的该项发明不能被授予美国专利。
简单地说，对于同一项发明，申请人甲有一个发明日，别人的行为产生一个对比日(reference date，即别人披露该项发明的日期)。
如果甲的发明日和该对比日同日或在该对比日之前，则甲的该项发明具新颖性。
如果甲的发明日在该对比日之后，则甲的该项发明不具新颖性。
由此可见，发明日越早，对申请人甲发明的新颖性越有利。
2. 如何确定发明日？由于美国专利制度采用先发明制，所以发明日和申请日并不总是一回事。
在实际操作中，可以把甲的申请日作为甲最迟的发明日。
如果在甲的申请日之前，甲的发明“在美国已被知道或已被别人使用，或者在美国或外国已被授予专利或已在印刷出版物上描述过”，甲可以有以下三种方法把发明日往前移。
第一种方法是，如果甲的该项发明有第119条(a)款美国国外优先权、第119条(e)款美国国内优先权和第120条美国国内优先权中的一项或多项，那么甲的发明日就能前移到甲最早的优先日。
举例如下：中国公民王小二2000年7月8日向美国专利商标局申请一项发明专利，如果美国公民约翰在2000年1月9日公开发表一篇文章，该文章描述王小二的该项发明，那么王小二的该项发明已丧失新颖性。
但如果王小二的该项发明已于1999年7月9日申请中国的实用新型或发明专利(故王小二的该项美国申请可拥有在中国的优先权)，那么王小二的该项发明仍具第102条(a)款下的新颖性。
分析如下：王小二的美国申请日(即最迟发明日)是2000年7月8日，晚于对比日(即约翰的文章发表日)2000年1月9日，但王小二的该项美国申请的中国优先权日是1999年7月9日，故王小二的发明日可前移到1999年7月9日。
由于王小二的发明日早于对比日，故王小二的该项发明仍具第102条(a)款下的新颖性。
第二种方法是，如果甲能证明甲的该项发明的实际完成日(date of actual reduction to practice)早于其申请日，那么甲的发明日就能前移到甲的实际完成日。
发明的实际完成(actual reduction to practice)一般可理解为该项发明在实践中被制造或被使用。
申请日也被称作发明的推定完成日(date of constructive reduction to practice)。
要注意的是，用这种方法以及下面的第三种方法把发明日往前移，发明的实际完成必须发生在美国(无日期限制) 、加拿大或墨西哥(在1993年12月8日或之后) 、或其他世界贸易组织(WTO)成员国(在1996年1月1日或之后)。
由于中国于2001年12月11日成为世界贸易组织成员国，故在中国的实际完成，只有发生在2001年12月11日或之后，才能把发明日往前移。
举例如下：中国公民王小二于2002年7月9日就一个工业产品申请中国的实用新型专利，又于2003年7月10日就同一产品向美国专利商标局申请一项发明专利，如果美国公民约翰在2003年1月9日公开发表一篇文章，该文章描述王小二的该项发明，那么王小二的该项发明已丧失新颖性。
现假设王小二能证明他已于2002年3月9日在中国实际制造出该产品，则王小二的该项发明仍具第102条(a)款下的新颖性。
分析如下：王小二的美国申请日(即最迟发明日)是2003年7月10日，晚于对比日(即约翰的文章发表日) 2003年1月9日。
因为王小二的美国申请日2003年7月10日比他的中国申请日2002年7月9日迟了一年多一天，所以王小二的该项美国申请不能拥有在中国的优先权日。
但王小二该项发明的实际完成日是2002年3月9日，故王小二的发明日可前移到2002年3月9日。
因此，王小二的发明日早于对比日，故王小二的该项发明仍具第102条(a)款下的新颖性。
第三种方法是，如果甲能证明该项发明的构思日(date of conception)早于其申请日，并且能证明甲从其构思日到发明的实际完成日或推定完成日之间勤勉(diligence)，那么甲的发明日就能前移到甲的构思日。
所谓构思(conception)，就是在发明人的脑海中形成一个明确的、持久的关于该项发明的设想，该设想必须完整并具操作性。
美国专利法并不需要发明人实际制造出一个产品来取得专利。
美国专利法所需要的仅仅是一个构思。
所谓勤勉，就是没有不合理的拖延。
在实际操作中，如果申请人甲能证明构思日早于对比日，并且能证明甲的勤勉从一个早于对比日的日期开始一直持续到甲的该项发明的实际完成日或推定完成日，那么甲的该项发明仍具新颖性。
与上述第二种方法相似，用这种方法把发明日往前移，构思、勤勉和实际完成必须发生在美国(无日期限制) 、加拿大或墨西哥(在1993年12月8日或之后) 、或其他世界贸易组织(WTO)成员国(在1996年1月1日或之后)。
举例如下：中国公民王小二于2002年7月9日就一个工业产品向美国专利商标局申请一项发明专利，美国公民约翰在2002年4月9日公开发表一篇文章，该文章描述王小二的该项发明。
现假设王小二能证明他已于2002年1月8日在中国构思出该发明，并且能证明从2002年4月6日开始直到2002年7月9日，他一直在忙着该项发明专利申请的准备工作，那么王小二的该项发明仍具第102条(a)款下的新颖性。
分析如下：王小二的申请日(即发明的推定完成日或最迟发明日)是2002年7月9日，晚于对比日(即约翰的文章发表日)2002年4月9日。
但王小二的构思日是2002年1月8日，早于对比日，并且王小二的的勤勉从2002年4月6日(早于对比日)开始直到2002年7月9日(即发明的推定完成日)，故王小二的该项发明仍具第102条(a)款下的新颖性。
要注意的是，上述三种方法同样适用于第102条(e)款和(g)款中发明日的确定。
但用申请人在美国以外的行为来证明在第102条(g)款下发明日时，这些行为必须在专利仲裁(interference)程序或专利诉讼程序中得到证明。
3. 什么是“在美国已被知道或已被别人使用”？如果申请人甲的一项发明在其发明日之前，“在美国已被知道或已被别人使用”，那么甲的该项发明已丧失第102条(a)款下的新颖性。
注意，如果甲的该项发明仅在美国以外国家(例如，中国)已被知道或已被别人使用，那么甲的该项发明仍具第102条(a)款下的新颖性。
“在美国已被知道”，指的是该项发明在美国已被公众所知道。
“在美国已被别人使用”，指的是该项发明在美国已被至少两人所使用。
4. 什么是“在美国或外国已被授予专利或已在印刷出版物上描述过”？如果申请人甲的一项发明在其发明日之前，在世界上任一个国家(注意，不仅是美国)，“已被授予专利或已在印刷出版物上描述过”，那么甲的该项发明已丧失第102条(a)款下的新颖性。
“已在印刷出版物上描述过”，这里的“印刷出版物”不能从字面来理解。
它不仅包括传统意义上的“印刷出版物”(例如，书籍、期刊、报纸、已公布的专利申请等)，也包括非传统意义上的“印刷出版物”。
关键是，该“印刷出版物”作为一个对比文件(reference)是否能被公众所得到。
举例如下：某非洲小国一大学的一个硕士生非非1998年7月10日完成一篇硕士论文描述一个新机器。
该硕士论文由非非手写完成，并且只有一份。
非非1998年7月16日将此论文交给该大学图书馆员图图。
图图1998年7月20日为此论文做索引(或将此论文编入目录)，并且将此论文放上该大学图书馆书架。
现假设中国公民王小二于1998年7月22日就同样机器向美国专利商标局申请一项发明专利，那么王小二的发明已丧失第102条(a)款下的新颖性。
分析如下：虽然非非的硕士论文由非非手写完成(既没有“印刷”，也没有“出版”)，但图图1998年7月20日为此论文做索引(或将此论文编入目录)，并且将此论文放上该大学图书馆书架，故公众于1998年7月20日可得到(例如，查阅)此论文。
所以，非非的硕士论文是第102条(a)款中的“印刷出版物”，并且该对比文件的对比日是1998年7月20日，早于王小二的专利申请日1998年7月22日。
如果王小二无法将他的发明日前移，那么王小二的发明已丧失第102条(a)款下的新颖性。
“已被授予专利”，这里的“专利”，如果本身是“印刷出版物”，可按上述“印刷出版物”处理。