IPO中职务发明问题解决思路一、职务发明法律法规解读1、职务发明的界定涉及职务发明界定的法律法规主要包括《专利法》、《专利法实施细则》、《职务发明条例草案（送审稿）》。

《专利法》第六条执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。

职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后，该单位为专利权人。

非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人;申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。

利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。

《专利法实施细则》第十二条专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：（一）在本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。

《职务发明条例草案（送审稿）》第七条下列发明属于职务发明：（1）在本职工作中完成的发明；（2）履行单位在本职工作之外分配的任务所完成的发明；（3）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后一年内完成的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明，但是国家对植物新品种另有规定的，适用其规定；（4）主要利用本单位的资金、设备、零部件、原材料、繁殖材料或者不对外公开的技术资料等物质技术条件完成的发明，但是约定返还资金或者支付使用费，或者仅在完成后利用单位的物质技术条件验证或者测试的除外。

2、IPO中对职务发明的关注《首次公开发行股票并上市管理办法》第二章第三十条发行人不得有下列影响持续盈利能力的情形：（五）发行人在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；从已上市企业来看，对于企业职务发明的关注主要有三种情形：一是公司从股东或员工处无偿受让的专利技术是否属于职务发明；二是公司正在申请专利的技术是否属于职务发明；三是公司股东用于增资的专利是否属于职务发明。

对于第一种情形，如果公司从股东受让或其他人员处受让的专利属于职务发明，则为公司受让自己的东西，实践中多为无偿受让。

证监会关注这种情形的目的是想审核是否存在产权纠纷，甚至是否有损害公司的利益的情形。

对公司正在申请的专利是否属于职务发明的关注，是为了确定以后是否会给公司造成产权纠纷，公司需要在招股书中予以确定。

对这两类情形处理的主要思路是：确定属于职务发明，所有权归公司所有，相关自然人承诺不会对此主张权利。

而第三种情形有别于前两种，它主要涉及公司股东出资的真实性及合理性问题，因此给予的关注程度会明显高于前面两种情形。

因此在处理第三种职务发明的情形时，应该更加审慎严格。

这一类情形解决思路跟前面的刚好相反，它旨在解释这不是职务说明而就是股东自己创造的，并非股东利用公司的资产进行个人出资。

这期间还必须从股东的专业背景、专利研发过程、研发周期等多个角度来解释股东的确没有利用公司有关资源来进行技术研发工作。

二、案例研究案例一：戴维医疗（300314，2012年上市）公司基本信息：宁波戴维医疗器械有限公司是专业从事医疗器械研制、生产、销售为一体的民营企业、国家高新技术企业。

发审反馈问题：原本属于职务发明的专利登记在陈再宏和陈云勤名下，是否构成实际控制人侵占发行人财产，发行人的公司治理和内控制度是否健全有效并运行良好。

解决思路：具体论证说明：根据发行人说明与确认及对实际控制人陈云勤、陈再宏的访谈，由于上述专利为原陈再宏和陈云勤在戴维有限从事研发工作过程中形成，发明人或设计人为陈再宏和/或陈云勤，由于其对专利等知识产权保护相关法律规定了解的局限性，在申请专利时直接登记在其名下，但上述专利一直由发行人占有和使用，并为发行人生产经营创造价值，实际控制人陈云勤和陈再宏自己并未实际使用上述专利，也未许可他人使用上述专利谋取利益，后为纠正该等专利权人与实际使用人不一致情形，陈再宏、陈云勤于2008年10月8日将上述专利无偿转让给发行人。

案例分析：发行人主要从两个方面对该问题进行解释：1.专利属于职务发明，但申请时登记在陈再宏和陈云勤名下，由发行人生产经营使用； 戴维医疗职务发明解决思路 目标：发明专利为职务发明，未对公司造成损失 1、确认登记时发生错误，发明为职务发明 2、强调未使用专利谋取利益，对公司造成损失3、专利已无偿转让到公司名下2.陈再宏和陈云勤自己并未使用上述专利，也未许可他人使用上述专利谋取利益，后为纠正专利权人与实际使用人不一致情形，无偿转让给发行人。

案例二：宝德股份（300023，2009年上市）公司基本情况：西安宝德自动化股份有限公司专业从事石油、煤炭、冶金、专用设备、新能源等自动化设备的研发、制造及系统成套。

2004年12月15日，有限公司在创业广场A604召开股东会，同意赵敏新增货币出资33.3万元人民币、以无形资产“石油钻机电传动控制系统”出资941.7万元人民币。

发审反馈问题：“石油钻机电传动控制系统”是否为职务发明，以其出资是否合理。

解决思路：具体论证说明：1、赵敏具有独立完成发明的能力赵敏具有独立完成“石油钻机电传动控制系统”的能力。

赵敏毕业于重庆大学自动化专业，硕士研究生学历，曾先后在研究所、企业中长期从事工业自动化研究、设计工作，主持过多项国家重点科学技术项目，获得过国家科学技术进步奖，发表过十余篇专业论文，具有很强的研发实力，熟悉电气和机械行业，具有个人完成“石油钻机电传动控制系统”的研发能力。

作为工业自动化行业的专家，赵敏完成了多项技术研究，“石油钻机电传动控制系统”相关技术正是其中之一。

2、公司创立初期不具相应研发条件在发行人创立初期，公司主要从事冶金及造纸行业的自动化设备的研发、设计、生产工宝德股份职务发明解决思路 目标：发明专利非职务发明，为赵敏个人所有 1、赵敏具有独立完成发明的能力 2、公司创立初期不具相应研发条件3、强调发明早于公司成立，非职务期间发明作，同时，涉足了部分石油领域的业务。

由于各方面的物质技术条件有限，公司本身缺乏研发条件，同时，相应的研发人员也相对缺乏，公司设立初期所从事业务的相关技术均来源于赵敏所研发成熟且无偿提供公司使用的相关技术。

公司创立初期并不具备相应的研发能力。

3、强调发明早于公司成立，非职务期间发明“石油钻机电传动控制系统”无形资产的研发工作的开始早于宝德有限的成立时间，不是赵敏执行宝德有限职务的活动，研发过程中也没有利用宝德有限的物质技术条件。

所以，“石油钻机电传动控制系统”是赵敏个人从事科研活动的研究成果，不是职务发明。

案例解读：本案例中，赵敏通过无形资产“石油钻机电传动控制系统”出资941.7万元人民币。

为企业职务发明中的第三种情况，核心问题为合理解释发明为股东自己创造，非公司资产。

案例三：克来机电（603960，2017年上市）公司基本情况：上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“克来机电”）是柔性自动化装备与工业机器人系统应用供应商，克来机电的主营业务包括汽车电子类柔性自动化装配及测试设备、汽车内饰系统柔性自动化装配及测试设备和工业机器人系统应用。

2017年2月24日，克来机电获得主板IPO批文。

发审反馈问题：根据克来机电的公告文件，克来机电的控股股东之一、部分主要核心技术人员曾在或正在上海大学担任教师，克来机电与上海大学的合作时间较长，证监会重点关注克来机电高校教师持股合法性、高校教师兼职合法性及公司独立性问题。

请发行人代表进一步说明：（1）既然专利技术均为公司自主研发，6项发明专利由发行人和上海大学共同申请并共同共有的原因及其合理性、合法合规性，这些技术是否来源于上海大学的研发成果，是否存在相关技术合作协议及其对相关专利申请、共有和使用的约定情况，上海大学依据相关法律法规以及规范性文件的规定是否有权无偿许可发行人使用并处置相关的发明专利，是否存在专利权属的纠纷，是否存在国有资产流失等情形；解决思路：具体论证说明： 1、着重介绍核心技术形成过程、为克来机电所有的职务发明克来机电中介机构在反馈回复中着重介绍了克来机电核心技术的形成过程并说明了兼职教师在上海大学的科研项目。

克来机电中介机构认为，“从整个技术形成发展脉络上讲，不存在兼职教师将上海大学科研经费、科研成果应用到发行人生产经营活动中情形；发行人不存在核心技术来源于上海大学、利用上海大学已有专利技术开展业务的情形。

另外，发行人目前的专利权属于发行人员工在任职期间，利用本公司的资金、设备、零部件、原材料以及不对外公开的技术资料等物质技术条件所完成的职务发明，其所有权和申请专利的权利为发行人所有，不存在权属潜在纠纷或法律风险，不存在权利限制，不构成法律障碍。

”2、上海大学出具相关说明另外，上海大学出具相关说明，“学校教职员工在克来机电兼职工作期间形成的由克来机电享有的职务发明，均系执行克来机电工作任务、利用克来机电提供的物资技术条件完成的，不存在应当认定而未认定为上海大学职务发明的情形。

上述在克来机电从事兼职的教职员工与上海大学之间，亦不存在涉及知识产权方面的任何潜在争议或纠纷。

克来机电作为专利人单独享有的专利权、著作权及非专利技术等知识产权，均未利用学校资金、设备、技术资料等物资技术条件或资源，上海大学不持异议。

克来机电与上海大学之间不存在知识产权领域的职务技术成果争议或纠纷。

”案例解读：本案例中，主要的关注情形为专利所有权的问题。

在回复中，着重通过专利的形成过程明确了相关核心技术属于企业，并通过相关方书面说明的方式排除了潜在的知识产权纠纷，消除发审机构的顾虑。

克来机电职务发明解决思路 目标：发明专利属于克来机电，与上海大学不存在潜在纠纷 1、着重介绍核心技术形成过程、非上海大学职务发明 2、使用的资金设备为克来机电所有，为克来机电职务发明 3、上海大学出具书面说明，不存在知识产权纠纷。