论专利侵权判定中的逆等同原则发布时间：2013-11-20 作者：何晓平内容提要：当被控侵权物再现了专利权利要求中记载的全部技术特征时，如果被控侵权物与专利技术相比，已经发生了根本变化，是以与专利技术实质不同的方式、实现了与专利技术相同或基本相同的功能，则被控侵权行为人可凭借逆等同原则，否认侵权指控。

我国应当在理论和实践上认可逆等同原则，作为被控侵权行为人抗辩相同侵权指控的手段，以完善专利侵权判定制度。

关键词：逆等同原则专利侵权判定权利要求在现代专利制度中，专利权的保护范围是由权利要求的内容来确定的。

一般而言，当被控侵权物（包括产品和方法，下同）再现了权利要求中所记载的全部技术特征时，则被控侵权物就落入了权利要求的字面范围，从而构成相同侵权。

然而在某些特殊情况下，即使被控侵权物落入了权利要求的字面范围，但与专利技术相比，如果被控侵权物已经发生了根本变化，以与专利技术实质不同的方式、实现了与专利技术相同或基本相同的功能时，一些国家和地区的法院也可能判定侵权行为不成立。

此即所谓的逆等同原则（reverse doctri ne ofequivalents ）。

一、逆等同原则的起源通常认为逆等同原则起源于美国1898年的Boyden Power Brake Co. v. West in ghouse 一案（以下简称Boyden 案）。

1869 年，Westinghouse发明了一种利用一个中心气压箱来制动的列车刹车装置，比过去的手动刹车装置有了很大的进步。

Westinghouse对其发明进行了完善，在每一个汽缸中都增加了一个气压箱，并于1887年获得了专利。

West in ghouse专利的权利要求内容为：主空气管、辅助气压箱、制动汽缸和三通阀的组合（调节主气压箱和各制动汽缸之间气流的装置）以及由三通活塞带动的三通阀装置,,用来根据制动的需要提供空气量。

Boyden对Westinghouse的发明进行了改进，加入了一个精致的部件来从中心气压箱和各汽缸中的气压箱向制动装置充气。

而Westinghouse的发明需要一个复杂的通管才能从上述两处的气压箱中得到空气。

与West in ghouse的发明相比，Boyden的装置以最简单的方式解决了列车在刹车过程中的快速反应问题，适应了19世纪晚期日益加长的列车的需要。

美国联邦最高法院法院认为，从表面上看，由于Boyden的装置基本包含了权利要求中的部件，West in ghouse专利的保护范围覆盖了Boyden的装置，然而Boyden装置的具体组合关系已经与专利有着本质的不同，从而使它跳出了专利的保护范围。

“但是，即使Boyden 的装置被认为落入了Westinghouse专利的字面范围，也并没有确定地解决了侵权问题。

我们曾经反复指出，即使不在权利要求的字面范围内，侵权指控在某些情况下仍然成立。

反之，亦然。

专利权人可以证明被控侵权物落入了权利要求的字面范围，但如果被控侵权物在原理上已经发生了如此大的改变，使得专利权利要求的字面范围与专利权人的实际发明之间出现了脱节（即发明内容不足以支持权利要求，权利要求的范围过于宽泛），那这样被控侵权物不在专利的保护范围之中，没有侵犯专利权。

”二、逆等同原则的发展（一）美国联邦巡回上诉法院成立前的判例1950 年，在具有里程碑意义的Graver Tank & Mfg. Co. v. Lin de Air Products Co.（以下简称Graver案）案中，Boyden案中关于逆等同原则的观点得到了美国联邦最高法院引用。

“等同原则的适应并不总是有利于专利权人，有些时候也会不利于专利权人。

当一项装置与发明在原理上存在较大变化，采用实质不同的方式，实现了与发明相同或基本相同的功能时，即使该装置落入了专利权利要求的字面范围以内，被控侵权行为人仍然可以凭借等同原则来限制权利要求的范围，挫败专利权人的侵权指控。

”在1976年的Leesona Corp. v. United States 案中，美国索赔法院（Court of Claims ）则通过适用逆等同原则，判定被告的电池并没有侵犯原告有关电池电极的专利。

原告的专利公开了一种由多个微孔金属板组成的电池电极，说明书指出电极微孔的作用在于控制气泡的压力，该微孔的直径在1到50微米之间，但权利要求中并没有记载关于微孔直径及其作用的技术特征。

而被告的电极和发明基本相同，也是由多个微孔金属板组成，但微孔的直径远大于50微米。

法院认为，虽然被告电极的技术内容落入了权利要求的字面范围，但由于其金属板上微孔的直径远大于50微米，对于控制气泡压力的作用几乎微不足道，被告电极在原理上与专利存在实质性的不同，因此适用逆等同原则，判定侵权指控不成立。

（二）美国联邦巡回上诉法院的判例1982年，美国国会通过了《联邦法院改革法》，建立了联邦巡回上诉法院（Court of Appeal of Federal Circuit ，简称CAFC。

美国联邦巡回上诉法院对所有不服联邦地方法院作出的专利侵权判决而提出的上诉案件和不服专利商标局驳回专利申请决定而提出的专利确权上诉案件具有专属管辖权。

1988 年的Texas In strume nts Inc. v. U.S. I nt ' l Trade Comm n 案与逆等同原则的适用密切相关。

该案原告拥有一项袖珍式计算器的开拓性发明专利，其权利要求中的每一个技术特征几乎采用功能性限定技术特征的方式来撰写的；被控侵权物虽然包含了权利要求中所记载的每一个技术特征，但对每一个技术特征都进行了技术上的改进和提高。

美国国际贸易委员会认为，就单个技术特征而言，对比技术特征之间都是等同的，但从整体上来看，被控侵权物与发明之间的区别是巨大的，前者对袖珍式计算器的改进已经超出了原告发明所公开的技术范围，没有落入发明合理的保护范围之中，因此侵权不成立。

联邦巡回上诉法院则指出，“逆等同原则也许称为不等同原则更好。

它要求被控侵权物不仅落入了权利要求的字面范围，而且必须与发明之间存在实质性的区别。

当权利要求的字面范围远大于说明书所公开技术内容的合理范围时，被告就可以要求法院适用逆等同原则。

限制这种过于宽泛的权利要求的目的，不仅在于避免发生不公平的侵权现象，而且也在最初公开范围上保持了权利要求的有效性。

”而在1991 年的Scripps Clinic & Research Foundation v. Genentech,lnc.案中，联邦巡回上诉法院明确指出了逆等同原则的目的与适用方法。

“正如等同原则旨在防止第三人窃取专利权人的发明实质一样，逆等同原则的目的也在于防止专利权人将权利要求不正当地扩张到发明的公平范围之外。

逆等同原则源于联邦最高法院在Graver案中的论述：即使被控侵权物落入了权利要求的字面范围，但如果其在原理上与发明已经如此不同，以至于是通过实质不同的方式，实现相同或相似的功能时，则被控侵权物不构成侵权。

在适用逆等同原则时，应当根据说明书、审查档案和现有技术，在被控侵权物的事实与权利要求的合理范围之间进行衡量和判断。

”以上判例表明，当权利要求的字面范围超出专利申请中所公开的发明技术内容、过于宽泛时，被控侵权物即使落入了权利要求的字面范围，但被告仍然可以诉诸于逆等同原则，以否认侵权指控。

三、逆等同原则产生的原因逆等同原则产生的根本原因在于权利要求的字面范围超出了发明的实际贡献，没有得到说明书的支持。

“当专利权利要求被撰写得远超出发明技术内容的合理范围时，逆等同原则就可能发挥其作用。

” 权利要求必须得到说明书的支持，这是专利制度的一个基本要求。

“说明书应当为发明提供一个合理的基础，权利要求书不能成为一个比说明书描述得更广泛的发明。

”《专利合作条约》在第6条中也规定，权利要求应当得到说明书的支持。

在审查过程中，当审查员发现权利要求没有得到说明书的支持时，应当要求申请人修改权利要求。

当专利权被授予后，社会公众发现权利要求没有得到说明书的支持时，可以请求宣告该专利无效或者部分无效。

一般而言，经实质审查后授权的专利，其权利要求都能得到说明书的支持，但在下面三种特殊情况下，也会发生权利要求与说明书相脱节的现象：（一）技术进步使得权利要求的字面范围发生了扩张《与贸易有关的知识产权协议》要求各成员方给予专利权的保护期应当不少于自申请日起的20年。

在这20年的专利权保护期内，由于技术的飞速发展，使得某些领域内技术特征的内涵和外延都发生了巨大的、甚至是实质性的变化，技术特征的范围不断扩张。

这就使得由技术特征组成的专利权利要求的字面范围也随之而不断扩张。

然而，说明书中所公开的技术内容却仍然停留在申请专利时的技术水平，并没有一起不断扩张。

于是，这就造成了权利要求的字面范围与说明书中发明实际内容相脱节的现象。

1977年的In re Hogan 案就是属于这种情形。

美国海关及专利上诉法院（Court of Customs and Pate nt Appeals）认为，虽然专利申请在说明书中只给出了固体塑料结构的晶体形式，但在评判该专利的有效性时，专利与商标局（PTO 不能根据在后技术发展显示该结构具有非晶体和晶体两种形式，来表明该专利的权利要求得不到其说明书的支持。

“司法实践中产生出来的等同原则，旨在通过将后来出现的发明等同物纳入专利保护范围来保护专利权人的利益。

与此相同，司法实践中产生出来的逆等同原则也要求法院根据说明书来确定专利保护范围，以防止专利对在后技术的发展造成不正当的约束。

法院已经对在后现有技术所引发的侵权问题予以考虑，但不能据此对专利的有效性重新进行评判。

”（二）功能性限定技术特征的使用一般而言，产品专利的权利要求由产品结构或组分比例等技术特征构成，方法专利的权利要求由具体步骤和操作顺序等技术特征构成。

此外，权利要求还可以采用零部件或者步骤在发明中所起的作用、功能或者所产生的效果，即所谓的功能性限定技术特征来构成权利要求。

美国在1952年修订专利法时，明确允许申请人在权利要求中采用功能性限定技术特征。

该专利法在第112条第6款中规定，对于针对组合的权利要求来说，其特征可以采用“以实现某种特定功能的结构或者步骤”的方式来撰写，而不必写出实现其功能的具体结构、材料或者操作顺序。

虽然美国专利法允许在权利要求中使用功能性限定技术特征，但这种功能性限定技术特征所包含的范围却不能解释为覆盖了所有能够实现该功能或者效果的具体实施方式，而只能被解释为覆盖了说明书中所记载的具体实施方式及其等同物。

不难看出，采用功能性限定技术特征的权利要求的字面范围与说明书内容之间是存在某种程度上的脱节。

其实，逆等同原则的产生与权利要求中功能性限定技术特征的采用有着密切的关系。