商标淡化问题及其对策

发表时间：2009-05-20T13:51:10.590Z 来源：《中国经济与管理科学》2009年第2期供稿 作者： 阮兢青

[导读] 商标淡化是一种比较特殊的商标侵权行为，也是一种不正当竞争行为，正确认识商标的淡化侵权并寻求法律规制，对被淡化商标供特殊保护，是本文努力要解决的问题。

摘要：商标淡化是一种比较特殊的商标侵权行为，也是一种不正当竞争行为，正确认识商标的淡化侵权并寻求法律规制，对被淡化商标供

特殊保护，是本文努力要解决的问题。

关键词：商标淡化侵权法律救济Trademark desalination question and countermeasure

Ruan Jingqing Abstract:The trademark desalination is one kind of quite special trademark abuse of authority,also is one kind competes not right thebehavior,understood correctly the trademark the desalination infringes upon the right and seeks the legal rules and regulations,to isdesalinated the trademark for the special protection,is question which this article needs to solve diligently. Keywords:Trademark Desalination right infringement Law relief 【中图分类号】F760.5【文献标识码】A【文章编号】1009-9646(2009)02-0105-04

商标是企业进行市场竞争的利器，许多竞争是围绕着商标展开的，因此也就产生了许多利用他人商标特别是驰名商标、著名商标的不正当

竞争行为。由于直接的假冒侵权受到越来越严厉的打击，一些企业转而采用间接的方式从中牟利，这其中尤以利用驰名商标、著名商标的

品牌效应的“搭便车”行为为甚。这种“搭便车”行为又称商标淡化，是指无权使用人将与驰名商标相同或者类似的标识使用在不相同或者不类

似的商品或服务上，减少、削弱驰名商标对商品或服务的识别性和显著性功能，损害其商誉的行为。

1.商标淡化的性质

1.1商标淡化是一种商标侵权行为。传统的商标侵权是指侵犯注册商标专用权的行为,而注册商标专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。注册商标专用权的范围的规定是判断商标侵权与非侵权的一条界限,其最实质的内容是，商标权的效力不及非类似商品，只有将与

他人相同或相类似的商标用于与该商标所标识的相同或相类似的商品或服务时，才产生商标侵权。换言之，如果将与他人相同或相类似的

商标用于该商标所标识的不相同也不类似的商品或服务时，则不构成商标侵权。如“娃哈哈”是饮料的商标，如果有人在自己生产的饮料上也

使用“娃哈哈”或“乐哈哈”商标则构成商标侵权。因为同是饮料产品，商标相同或近似，容易造成消费者混淆或误认，从而侵害商标的识别

性。但若将“娃哈哈”、“乐哈哈”使用于与饮料行业既不相同也不类似的儿童鞋、儿童服装上，由于不会造成混淆或误认，所以不构成商标侵

权。商标的这种“同类保护”（或言“专属保护”）是建立在商标识别功能保护的基础上。传统商标理论认为，商标作为一个符号本身并不具备

任何保护意义，只有当这一符号被用来指定其一特定商品的时候，为了避免其他人在同样或类似的商品上再使用相同或近似的符号从而造

成混淆，法律才赋予在先使用人或注册人一种独占权、排他权。因此，混淆的可能是认定侵权的前提，没有混淆就没有侵权。

商标淡化恰恰突破了传统商标权的这一理论基础，即使不存在实际上的混淆，也可能构成一种侵害。也就是说，它针对的是将与他人相同

或相近似的商标用于与该商标所标识的不相同也不类似的商品或服务上。由于不相同也不相类似，产生混淆可能性不大，但肯定会产生联

想，只要有联想就可能构成侵害。例如，“可口可乐”是饮料的驰名商标，如果将之使用于药品上，尽管饮料与药品是不同商品，消费者产生

混淆的可能性不大，但它可能会让消费者产生各种联想，以为生产药品的企业与可口可乐公司可能存在某种联系，这也同样构成一种侵害,

这种侵害就是商标淡化。

1.2商标淡化是不正当竞争行为。淡化商标的行为是典型的“搭便车”行为，行为人利用驰名商标的信誉来推销自己，利用驰名商标的竞争优势与同自己具有相同或者相似营业的其他经营者进行竞争，损害部分竞争者的利益，获取不正当的竞争优势，构成不正当竞争行为。同

时，淡化行为使消费者混淆了行为人与驰名商标所有人提供的商品或者服务，从而购买其商品或接受其服务，扰乱了市场秩序，不利于市

场经济的健康发展。郑成思先生曾打了一个淡化行为是不正当竞争的比方。如乐凯和柯达竞争，柯达要整乐凯，它找一个国内出版公司或

收买一国内的文人，在写书时，特别是写统编教材时，写成“乐凯是胶卷的别名”。以后别人在商店买胶卷，可说成买乐凯，买柯达牌的乐

凯，然后逐渐把乐凯的商标淡化。采取这种方法，是比较“高级”的不正当竞争方式。［1］

1.3商标淡化是侵害消费者利益的行为。随着社会物质财富的日益丰富，市场上的商品琳琅满目，提供的服务品种花样繁多，消费者在购买商品或享受服务时，很少详细考察商品的来源、产地、质量等基本情况，而是按照已经形成的习惯和长期选择而认可的“牌子”来选购商品或

服务。商标有证明商品质量的间接作用，这在驰名商标上体现得尤为明显。驰名商标所标志的商品或服务，由于商标权人的长期经营与不

懈努力，包括为扩张该商标自身的知名度所做的努力，以及对保持该商标所标志的商品或服务的优秀品质所做的努力，使得该商品在消费

者心目中建立了极高的声誉，而标志该商品或服务的商标也同时在消费者心目中获得了巨大的声誉。淡化行为使这种信赖削弱，消费者购

买标有驰名商标的产品后，不能得到预期的产品质量与服务，其利益受到侵害。

总之，商标淡化是减少、削弱驰名商标或其他具有相当知名度的商标的识别性和显著性，损害、玷污其商誉的行为。对消费者来说,是对驰

名商标的信赖利益及实际利益的损害。

2.商标淡化的表现形式 欲避免商标淡化，需先了解商标淡化的具体表现，才能因地制宜，对症下药。但在实践中，商标淡化有多种多样的具体表现。

2.1在非类似的商品或服务上使用他人的驰名商标。将他人的驰名商标使用在与该商标所标志的商品或服务不相同、不相似的商品或服务上，这是传统的侵害商标权的形态所不能概括的。例如，“万宝路”是使用在香烟上的驰名商标，他人将“万宝路”当作服装类商品商标使用。

再如将“三九”商标用于饲料上，将“健力宝”用于体育器材上等。

驰名商标蕴涵了巨大的市场声誉，固定地向消费者表达了某种具备优良品质商品或服务，成为该商品或服务的信誉保障。消费者一旦被提

及该商标，就会联系到该商品或服务，同时也包含对该商品或服务的提供者的充分信任。驰名商标淡化行为人正是不恰当地利用了这种信

任，他们将他人的驰名商标在不相同、不相似的商品或服务使用，这就逃逸了传统侵害商标权形态的限制，构成驰名商标淡化。

2.2在非类似的商品或服务上使用与他人的驰名商标近似的商标。将与他人商标相似的商标使用在相同或相似的商品或服务上的行为是侵害商标权的传统形态，但若是将近似商标使用在不相同、不相似的商品或服务上的行为，是否侵害商标权呢？显然，这种行为不能归入传统

的侵害商标权的行为，而是一种商标淡化行为，它损害了驰名商标自身的显著性。如将与领带商标“金利来”相似的“银利来”、“宝利来”用于家具注册。

2.3将他人的驰名商标作为商品或服务的通用名称使用。将他人驰名商标作为某种商品或服务的通用名称使用，也构成商标淡化。驰名商标具有较高的声望，能够指引着消费者购买某类商品或服务，在一定意义上，它已成为某类商品或服务的代表。将这样的商标作为某类商品

或服务的通用名称使用，无疑会削弱该商标的识别性和显著性，构成对驰名商标的淡化。将他人商标作为某类商品或服务的通用名称，是

一种较为常见的淡化方法。“阿斯匹林”走过的正是这样的道路。如果这种做法得逞，将会导致原商标的显著性和识别性的丧失。

2.4将他人的驰名商标作为企业字号使用。将他人的驰名商标当作企业字号使用，也是一种驰名商标淡化行为。企业字号是指工商业主体名称中具有独特意义，能够将该主体与其他商业主体区分开的那一部分。如“上海大众汽车股份有限公司”，其字号就是“大众”两个字。

将他人的驰名商标当作企业字号使用，在《法国知识产权法典》中已有规定。该法之“制造、商业及服务商标和其他显著性标志”第L.713-6

条规定：“商标注册并不妨碍在下列情况下使用与其相同或近似的标记：作为公司名称、厂商名称或牌匾，只要该使用先于商标注册，或者

该使用是第三人善意使用其姓氏，但是这种使用损害注册人权利的，注册人可以要求限制或禁止其使用”。［2］

我国《商标法》并无相应的规定。法律规定的缺位终究导致了实践中钻了我国法律的空子，将他人具有一定知名度的商标，注册为新的商

号。2002年10月12日最高人民法院通过的《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》弥补了这一法律漏洞，该《解释》第一

条第1款明确规定：“将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，误导公众，致使该驰名商

标注册人的利益可能受到损害的”，属于侵害他人注册商标专用权的行为。

2.5在广告中利用他人的驰名商标宣传自己的商品。在广告中利用他人的驰名商标宣传自己的商品，也是一种驰名商标淡化行为。在许多法制比较健全的国家，对比较广告和影射广告都有法律规范，在广告中不恰当地联系驰名商标的做法，容易让消费者把二者联系起来比较。

而在影射广告中，如含有贬损他人产品之意的言词，尤其是对驰名商标的影射，是为反淡化法所禁止的，这些行为在国外大多数的广告法

和反不正当竞争法中都有明确规定。我国的《反不正当竞争法》和《广告法》没有这方面的规定，而这种行为在我国的市场行为中大量存

在，例如一种酒心糖的广告称其为“五粮液酒心糖”或“茅台酒心糖”等等，对这种类似的行为在《商标法》及其他有关法律中也找不到明确的

禁止规定。对上述行为予以禁止将是符合我国的立法宗旨和国际习惯做法的，且对我国反不正当竞争法和《广告法》不完善之处也是一种

补充。

2.6在包装、装潢上使用他人的驰名商标。在包装、装潢上使用他人的驰名商标也会构成商标淡化。在市场竞争中，常有这样一种现象，即将他人具有独特性的商标图案或文字用于自己经营的商品的包装或装潢，如果这种商品与原商品是相同或相近似的，则可以依《反不正当

竞争法》和《广告法》取得救济，而当两种商品之间完全不相同时，则只能依靠反淡化立法。

2.7将他人的驰名商标作为域名注册。将他人的驰名商标作为域名注册也构成驰名商标的淡化。随着近年来驰名商标与域名纠纷、网上驰名商标侵权的不断发生，对驰名商标的保护延伸到互联网已经基本形成共识。

如果说经营者将竞争对手的商标注册为自己的域名，在互联网上会误导消费者，破坏社会已经形成的商标权利体系，当然构成侵犯他人的

商标权。这是因为该理论的前提是竞争关系的存在。当域名抢注者与商标权人之间并不存在竞争关系时，驰名商标反淡化理论可以为解决

此类纠纷提供法律依据。反淡化理论不要求淡化行为者与驰名商标所有人之间存在竞争关系，不以是否产生混淆、误认为前提。

很多国家的商标反淡化法及世界知识产权组织的有关国际条约均对将他人的驰名商标作为域名注册认定为构成对驰名商标的淡化，如美国

的《联邦商标反淡化法》。1999年的保护工业产权巴黎联盟大会和世界知识产权组织大会《关于驰名商标保护规定的联合建议》第3条也

规定与商标发生冲突的域名亦在驰名商标的“排除权”之列；第6条还进一步规定如果某域名或该域名的主要部分至少构成对驰名商标的复

制、模仿、翻译或音译，且该域名是恶意注册或使用的，即应认为该域名与该驰名商标发生冲突。

我国最高人民法院2001年7月17日发布的《关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》是针对域名纠纷出台的

第一个使用于全国范围的司法解释。该解释第四条第二款规定，“被告域名或其主要部分构成对原告驰名商标的复制、模仿、翻译或音译”都

认定为构成侵权或者不正当竞争。2002年最高人民法院通过的《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第3款再次

明确规定，“将与他人注册商标相同或者近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务，容易使相关公众产生误认

的”，属于侵害注册商标专用权的行为。

3.商标淡化的认定 一般民事侵权行为的认定须符合其构成要件：侵权行为、危害后果、侵权行为与危害后果之间的因果关系、行为人的过错。商标淡化是一

种比较特殊的侵权行为，其构成要件应结合这种行为的特点认定。

3.1要有实施商标淡化的行为。从目前来看，商标淡化行为有七种表现形式。应当注意的是商标的反淡化保护不是绝对的，不是一切未经许可的使用驰名商标的行为都构成“淡化”，下列使用驰名商标的行为不应构成“淡化”:①在比较性商业广告中的公平应用，这种应用的目的仅是

为了将自己的商品与驰名商标所标志的商品加以区别；②非商业性使用；③各种形式的新闻报道、评论；④各种形式的在先使用，如在商

标驰名之前，其他人就已经将其用于不同或不类似的商品或服务上，或用于企业名称、商号、域名等，商标驰名之后在原有范围内继续使

用。如果不加区别把一切未经许可的使用都看成是淡化，则又会走向另一个极端，造成一种“知识霸权”。

3.2淡化的对象应当包括驰名商标和著名商标。驰名商标具有较高的知名度和信誉，标志着优良的品质，在市场中起着重要的标识和引导作用，因而往往成为非法经营者侵犯商标权的首选对象。淡化的对象首先包括驰名商标，这一点理论界和立法、司法实务界都已无异议，当

前争议比较大的是驰名商标的认定标准。所谓驰名商标，根据我国《驰名商标认定和管理暂行规定》第二条，是指在市场上享有较高声誉

并为相关公众所熟知的注册商标。我国《商标法》第十四条规定，认定驰名商标应当考虑下列因素：①相关公众对该商标的知晓程度；②

该商标使用的持续时间；③该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；④该商标受保护的记录；⑤该商标驰名的其他因素。在

我国，关于怎样才是商标享有较高声誉及为公众所熟知，国家工商行政管理局也制定了一套认定指标，其中包括：①使用该商标的商品在

中国的销售量及销售区域；②使用该商标的商品近3年来的主要经济指标（年产量、销售额、利润、市场占有率）及其在中国同行业中的排

名；③使用该商标的商品在外国或地区的销售量及销售区域；④该商标的广告发布情况；⑤商标在最早使用及连续使用的时间；⑥该商标

在中国及外国或地区的注册情况；⑦该商标驰名的其他证明文件。根据《保护工业产权巴黎公约》及TRIPS协议，在认定驰名商标时，一

般有如下重要的通用衡量指标：①使用该商标之商品或服务潜在的消费者；②使用该商标商品或服务的交易渠道；③该商标使用的时间、

程度及地域范围；④使用该商标之商品或服务在主张享受驰名商标保护的领土及其领域所占的市场份额。比较而言，我国对于驰名商标的

认定指标比《保护工业产权巴黎公约》和TRIPS协议更具体也更微观，要求也更为严格。当然，该套指标体系也存在一定的缺陷，从操作

角度上看，该体系仅设立评价指标，未确立评价标准。

淡化的对象是否应当包括著名商标，这一点当前争议比较大。商标按其知名程度分为一般商标、著名商标和驰名商标。任何商标都不会一

申请注册就会成为驰名商标，驰名商标的培育和认定有一个过程，在商标被认定为驰名商标之前一般都是著名商标。如果对著名商标不给

予反淡化保护则会造成很多问题，因为商标在这一阶段，由于它还不是驰名商标，商标法并不禁止他人在其他不相同或不相类似的商品或

服务上使用该商标，而在这一时期该商标又比较知名，所以会有很多经营者以该商标进行跨类注册。一旦当该商标被认定为驰名商标，则

其他人的继续使用会造成对驰名商标的实际淡化，如果禁止使用，则有失公正，侵犯其他人的在先使用权，同时也会给其他权利人造成巨