浅析美国专利无效的双轨制左萌孙方涛郭风顺内容提要：在美国可以通过行政途径挑战专利权的有效性，也可以通过司法途径挑战专利权的有效性，专利无效的双轨制同时也引发了程序之间的冲突。在分析两个途径各自结果的效力以及相互间的制约关系的基础上，与我国的专利无效制度进行了比较。关键词：无效再审重审争点排除禁反言Ａｂｓｔｒａｃｔ：ｈｔｈｅＵｎｉｔｏｄＳｔａ＿ｔｃｓ，ｗｅｃａｎｃｈａｌｌｅｎｇｅｐａ：ｔｅＩｌｔｖａｌｉｄｉｔｙｂｙａｄＩｎｉＩｌｉｓｔ吼小，ｅｗａｙｓ嬲ｗｅＵ舔ｉｕｄｉｃｉａｌ
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一、通过行政途径挑战专利权的有效性２０１１年９月１６日，美国总统奥巴马签署了《美国发明法案》（以下简称ｍＡ）。２０１２年９月１６日
之前，通过行政途径挑战专利权有效性的方式包括单方再审程序（ＥＸＰａｎｅ
ＲｅｅＸ锄ｉｎａｔｉｏｎ）和双
方再审程序（ＩＩＩｔｅｒＰａｎｅｓ
ＲｃｅＸ锄ｉｎ撕ｏｎ）。根据
』～认，２０１２年９月１６日起，双方再审程序被废止，被双方重审程序（ｍ时Ｐ砌ｅｓＲｅｖｉｅｗ）代替，同时增设了授权后重审程序（Ｐ０ｓｔＧ删１ｔＲ翮ｅｗ）。因
此，现行通过行政途径挑战专利权有效包括三种方式：单方再审程序、双方重审程序和授权后重审程序。（一）单方再审程序经历了Ａ认，单方再审程序被保留下来。单方再审程序的请求人可以是任何人，既可以是公司，政府组织，也可以是个人，可以包括专利权人、被许可人、再审请求人等。请求人可以申请保密身份。㈦
单方再审程序允许提交的证据类型只包括在先专利和书面出版物，当美国专利商标局以（下简称ＵＳＰｒｌｌｏ）认为针对提交的证据权利要求存在“实质新的可专利性问题（Ｓｕｂｓ伽１ｔｉａｌＮｅｗ
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Ｐａｔｔ＝ｎ＿油ｉｌ时）”时，单方再审请求被
接受，否则被拒绝。④单方再审请求被接受后，ＵＳＰＴＯ发送再审通知书。专利权人在指定期限内答复，答复时应明确为何依据所提交的证据及其证据的任何可能组合权利要求具备专利性。④专利权人可以删除、新增权利要求或者修改权利要求的保护范围，也可以修改说明书和附图，对权利要求的修改不能扩大其保护范围，也不能引入新的主题。④第三方只能对专利权人的答复进行答复，若专利权人放弃答复，第三方也丧失了答复的机会。
作者简介：左萌，国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心审查员，工学博士孙方涛，国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心审查员，法律硕士，工学硕士，副研究员郭风顺，国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心审查员，工学硕士，助理研究员①Ｍ蚰ｕａｌｏｆＰａｔｅｎｔ
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万方数据垒望圭垫：兰Ｑ！！±茎！兰塑ｌ＿ｌｌ由三名审查员组成的审查小组对单方再审请求进行审查，包括一名组长，一名审查员控制审查进程，另一名审查员由组长选择，可以是先前的审查员，也可以是熟悉权利要求技术领域的审查员。⑨单方再审过程中，专利权人可以要求与审查员会晤，但第三方不能要求会晤。⑨单方再审的理由包括实用性和法定的主题（３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．１０１）、新颖性（３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．１０２）、非显而易见性（３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．１０３）。若单方再审确认了全部权利要求的专利性，或审查小组发出最终驳回通知书而专利权人不上诉，或者上诉程序完结，由ＵＳＰＴＯ发布再审证书。在单方再审程序中，只有专利权人才被允许对结果提起上诉，第三方不允许上诉。若专利权人对结果不服，可以上诉至申诉与抵触委员会（以下简称ＢＰＡＪ），根据Ａ队，ＢＰＡＪ由审判与申诉委员会（以下简称ＰＴＡＢ）取代。ＰＴＡＢ隶属于ＵＳＰＴＯ，包括主任、副主任、专利专员、商标专员和专利行政法官，其中专利行政法官既需要具备法律知识又需要具备科学知识，由主任任命。（ｚ）对于上诉，由主任指定至少３人的审理小组进行审理。在单方再审的ＰＴＡＢ审理阶段，如果上诉人认为有必要，可以通过书面申请的方式要求口头审理，在口头审理过程中，前审查员（或由委员会代表）与上诉人进行争辩。ＰＴＡＢ审理阶段，如果发现新的无效理由，专利权人可以修改权利要求。如果专利权人对ＰＴＡＢ的审理结果不服，可以要求ＰＴＡＢ重新审理也可以上诉至联邦巡回上诉法院（以下简称ＣＡＦＣ）。与其他挑战专利权有效性的方式不同，单方再审程序的提起人可以是专利权人。在单方再审程序中，即使是由第三方提起的再审，第三方参与的程度也是受限的：如果专利权人不答复，第三方则没有进一步表达自己意见的机会；此外，如果对单方再审的结果不服，第三方也没有权利提起上诉。不能充分参与再审，是第三方不选择单方再审的一个重要理由。而单方再审程序的设立初衷似乎更多的是希望为专利权人提供一个巩固自身权利的方式，使得专利权人在后续的专利权转让或相关诉讼中获得更大的主动权。对于第三方而言，单方再审也存在某些优势，例如：第一，可以申请身份保密，这使得第三方能够不过早暴露在专利权人面前，为竞争的准备争取更多时间；第二，没有禁止反言（Ｅｓｔｏｐｐｅｌ）的限制，这使得同一证据和理由还允许在其他无效程序中被使用。（二）双方重审程序和授权后重审
程序本节重点介绍双方重审程序和授权后重审程序与单方再审程序的不同之处。１．直接由ＰＴ＾Ｂ进行审理与单方再审程序以及废弃的双方再审程序不同，双方重审程序和授权后重审程序取消了由ＵＳＰＴＯ组成的审查小组进行审查的环节，均直接由ＰＴＡＢ进行审理，由主任指定的至少３人审理小组进行审理。此外，证据开示（Ｄｉｓｃｏｖｅ巧）程序被引入了双方重审和授权后重审，也使得双方重审程序和授权后重审程序更像司法程序了。２．授权后重审程序扩大了证据和理由的类型Ａ认之前，通过行政途径挑战专利权有效性能够使用的证据仅限于在先专利和书面出版物，而理由也仅包括实用性和法定的主题、新颖性、非显而易见性。在授权后重审程序中，３５Ｕ．Ｓ．Ｃ２８２（ｂ）
（２）或（３）段规定的所有理由均可以作为挑战专利权有效性的理由，３５Ｕ．Ｓ．Ｃ２８２（ｂ）（２）
或（３）是对侵权诉讼中专利权有效性抗辩理由做出的规定。这些理由总结起来涉及了：实用性和法定的主题，新颖性，非显而易见性；发明人存在隐瞒或未充分揭露发明内容（３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．１１２）。㈣而证据类型也扩展成了在先销售、
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Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ（ＭＰＥＰ），Ｅｉ曲山Ｅｄｉｔｉｏｎ，２２７１（２０１２），【２０１３一１１—２３】．ｈｔＩｐ：帕ｎｎｒ．ｕｓｐｔ０．ｇｏ“ｗｅＭ庙ｃ刮Ｍｐｅｐ，
ｓ２２７１．ｈｎｎｌ．⑥Ｍ∞ＩｌａｌｏｆＰａｌｅｎｔ耽Ⅱｉ她Ｐｍｃｅｄｍ（ＭＰＥＰ）’Ｅｉ蛐Ｅｄｉｄｏｎ，２２８１（２０１２），凹１３—１ｌ一２３］．ｈｔｌｐ舳ｗｗ．ｕｓｐｔ０．９０ｖ，ｗｅ蛐∞恤洳ｐｅ曲２２８１．
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｝衄ｄ．⑧３５ｕ．ｓ．ｃ２８２∞（２）和（３）规定如下：……②以未具第二章有关取得专利要件之规定为理由，于诉讼中主张专利或任何涉案权利要求
无效；③因不符合第１１２或２５ｌ条之要件，于诉讼中主张专利或任何涉案权利要求无效。
．９３．
万方数据