专利优先权专题
得以在先申请的权利要求书中没有包含该技术方案为理由,而拒绝给予优先权。
所谓清楚地记载,并不要求在叙述方式上完全一致,只要阐明了申请的权利要求所 述的技术方案即可。但是,如果在先申请对上述技术方案中某一或者某些技术特征只作
了笼统或者含糊的阐述,甚至仅仅只有暗示,而要求优先权的申请增加了对这一或者这
些技术特征的详细叙述,以致于所属技术领域的技术人员认为该技术方案不能从在先申 请中直接和毫无疑义地得出,则该在先申请不能作为在后申请要求优先权的基础。
需要注意的是:一种说法认为,利用本国优先权可以达到补充和完善首次申请的目的。对此 应该避免产生混淆,要求本国优先权的在后专利申请中,申请人的确可以增加、补充首次申 请中所不包括的内容,但是,如果要求保护含有新增加内容的技术方案,也就是在某项权利 要求中写入新增加的技术特征,则该项权利要求不能享受优先权,只能以实际申请日为准。 所以,当我们说利用本国优先权可以补充完善首次申请时,其意义仅仅在于允许在后申请的 说明书中写入新的内容。(增加实验数据以及克服公开不充分的问题)
专利优先权
厦门多诺专利代理部
李强 2017-3-25
CONTENTS
专利优先权的概念
国外优先权
国内优先权
专利优先权的概念-专利法
第二十九条 申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十 二个月内,或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内,又
在中国就相同主题提出专利申请的,依照该外国同中国签订的协议或者共同
本国优先权的作用
(4)可以挽救视为撤回的发明或实用新型专利申请: 根据专利法的有关规定,申请人
提交的专利申请,应该在两个月内缴纳申请费用,如果申请人没有在规定时间内缴纳,
就被视为撤回,或者申请人没有在规定的时间内回答审查意见或者进行补正,该申请也 将被视为撤回;如果申请人想恢复权利,必须办理恢复手续,缴纳恢复手续费1000元,
案例分析
(2)一件中国在后申请中记载了多个技术方案。例如,记载了A、B和C
三个方案,它们分别在三件中国首次申请中记载过,则该中国在后申请可以要求
多项优先权,即A、B、C分别以其中国首次申请的申请日为优先权日。
(3)一件中国在后申请中记载了技术方案A和实施例a1、a2、a3, 其中只有a1在中国首次申请中记载过,则该中国在后申请中a1可以享有本国
这对申请人为自然人的来说,是一笔不小的开支。而利用本国优先权制度,该视为撤回
的申请就可以得到补救,只需缴纳优先权费即可。 (5)补充权利要求(说明书记载,但原权利要求并未撰写上)多方位挖掘可获得保护
的主题,尽可能要求保护所有可能获得专利保护的技术主题。在先申请
可能由于种种原因,权利要求书撰写得不够全面,在后申请在撰写的过程中应当多方位 地寻找可受保护的主题,以使得过要求优先权的方式,达到弥补在先申请撰写缺陷,完 善和拓展保护主题的目的。
后申请与在先申请的主题是否明显不相关,不审查在后申请与在先申请的实质 内容是否一致。当其申请的主题明显不相关时,审查员应当发出视为未要求优
先权通知书。
专利优先权的概念-专利审查指南
6.2.2.5视为撤回在先申请的程序
申请人要求本国优先权的,其在先申请自在后申请提出之日起即视为撤回。
申请人要求本国优先权,经初步审查认为符合规定的,审查员应当对在先申请发出 视为撤回通知书。申请人要求两项以上本国优先权,经初步审查认为符合规定的,审查 员应当针对相应的在先申请,发出视为撤回通知书。
专利优先权的概念-专利审查指南
由于对在先申请中的发明作进一步的改进或者完善,申请人在其在后申请中,可能会增 加在先申请中没有的技术方案。
在这种情况下,审查员在核实优先权时,不能以在后申请增加内容为理由断定优先 权要求不成立,而应当对在后申请中被在先申请清楚记载过的相同主题给予优先权,即
给予部分优先权。具体地说,在在后申请中,其技术方案已在在先申请中清楚记载的权
本国优先权的作用
(6)补充说明书,克服公开不充分的问题: 在实践中有时候会遇到这种情况,案子交到专利局了,发现附图差一张,这种缺陷不能靠补 正克服(补一张图可能会造成超出原申请文件的保护范围),现在这案子可能会因为公开不 充分被驳回,这时候可以重新递交一篇,并且请求优先权,这样能保留申请日,并且不会因 为之前的案子公开了,导致技术在未受保护的情况下曝光。同样的,之前的案子被驳回了, 也可以用这种方式来克服之前的缺陷。不过这种一般是针对公开不充分之类的缺陷。
利要求可以享有优先权;而其技术方案未在在先申请中记载的权利要求则不能享有优先 权,应当视为是在在后申请的申请日提出的。就整个申请而言,这种情况称为部分优先
权,即该申请的部分主题享有优先权,也就是说部分权利要求所限定的技术方案享有优
先权。
CONTENTS
外国优先权
外国优先权的作用
例如,中国在后申请中,记载了两个技术方案A和B,其中,A是在法国首次申请中记 载的,B是在德国首次申请中记载的,两者都是在中国在后申请之日以前十二个月内分 别在法国和德国提出的,在这种情况下,中国在后申请就可以享有多项优先权,即A享 有法国的优先权日,B享有德国的优先权日。如果上述的A和B是两个可供选择的技术 方案,申请人用“或”结构将A和B记载在中国在后申请的一项权利要求中,则中国在 后申请同样可以享有多项优先权,即有不同的优先权日。但是,如果中国在后申请记载 的一项技术方案是由两件或者两件以上外国首次申请中分别记载的不同技术特征组合成 的,则不能享有优先权。例如,中国在后申请中记载的一项技术方案是由一件外国首次 申请中记载的特征C和另一件外国首次申请中记载的特征D组合而成的,而包含特征C 和D的技术方案未在上述两件外国首次申请中记载,则中国在后申请就不能享有以此两 件外国首次申请为基础的外国优先权。
案例分析
例如中国在后申请中除记载了外国首次申请的技术方案外,还记载了对该技术 方案进一步改进或者完善的新技术方案,如增加了反映说明书中新增实施方式
或实施例的从属权利要求,或者增加了符合单一性的独立权利要求,在这种情
况下,审查员不得以中国在后申请的权利要求书中增加的技术方案未在外国首 次申请中记载为理由,拒绝给予优先权,或者将其驳回,而应当对于该中国在
参加的国际条约,或者依照相互承认优先权的原则,可以享有优先权。 申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内,
又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的,可以享有优先权。
专利优先权的概念-专利实施细则
第十一条 除专利法第二十八条和第四十二条规定的情形外,专利法所称申请 日,有优先权的,指优先权日。 本细则所称申请日,除另有规定的外,是指专利法第二十八条规定的申请 日。
(一)已经要求外国优先权或者本国优先权的;
(二)已经被授予专利权的; (三)属于按照规定提出的分案申请请自后一申请提出之日起即视为撤回。
专利优先权的概念-专利实施细则
第一百零三条 国际申请的申请人应当在专利合作条约第二条所称的优先权日
(本章简称优先权日 )起 30个月内,向国务院专利行政部门办理进入中国国家阶
CONTENTS
国内优先权
本国优先权的作用
(1)在符合单一性要求的条件下,申请人可以通过要求本国优先权,将若干在 先申请合并到一份在后申请中,从而减少以后需要缴纳的专利年费,达到节约 开支的目的。 (2)申请人可以在优先权期限内实现发明和实用新型专利申请的互相转换。 (3)申请人可以利用本国优先权制度延长保护期限。即便没有上述需要,申请 人也可以在首次申请后,在优先权期限届满前,重新提出一个与首次申请完全 一致的申请,要求首次申请的优先权,从而起到将其专利权的保护期限延长一 年的作用。
后申请中所要求的与外国首次申请中相同主题的发明创造给予优先权,有效日
期为外国首次申请的申请日,即优先权日,其余的则以中国在后申请之日为申 请日。该中国在后申请中有部分技术方案享有外国优先权,故称为外国部分优
先权。
案例分析
例如,中国在后申请中,记载了两个技术方案A和B,其中,A是在法国首次申请中记 载的,B是在德国首次申请中记载的,两者都是在中国在后申请之日以前十二个月内分 别在法国和德国提出的,在这种情况下,中国在后申请就可以享有多项优先权,即A享 有法国的优先权日,B享有德国的优先权日。如果上述的A和B是两个可供选择的技术 方案,申请人用“或”结构将A和B记载在中国在后申请的一项权利要求中,则中国在 后申请同样可以享有多项优先权,即有不同的优先权日。但是,如果中国在后申请记载 的一项技术方案是由两件或者两件以上外国首次申请中分别记载的不同技术特征组合成 的,则不能享有优先权。例如,中国在后申请中记载的一项技术方案是由一件外国首次 申请中记载的特征C和另一件外国首次申请中记载的特征D组合而成的,而包含特征C 和D的技术方案未在上述两件外国首次申请中记载,则中国在后申请就不能享有以此两 件外国首次申请为基础的外国优先权。
被视为撤回的在先申请不得请求恢复。
专利优先权的概念-专利审查指南
(1)作为要求优先权的基础的在先申请是否涉及与要求优先权的在后申请相同的主题: 进行上述第(1)项核实,即判断在后申请中各项权利要求所述的技术方案是否清楚地
记载在上述在先申请的文件(说明书和权利要求书,不包括摘要)中。为此,审查员应
当把在先申请作为一个整体进行分析研究,只要在先申请文件清楚地记载了在后申请权 利要求所述的技术方案,就应当认定该在先申请与在后申请涉及相同的主题。审查员不
优先权,其余则不能享有本国优先权。
案例分析
(4)一件中国在后申请中记载了技术方案A和实施例a1、a2。技术方案A 和实施例a1已经记载在中国首次申请中,则在后申请中技术方案A和实施例a
1可以享有本国优先权,实施例a2则不能享有本国优先权。
应当指出,本款情形在技术方案A要求保护的范围仅靠实施例a1支持是不 够的时候,申请人为了使方案A得到支持,可以补充实施例a2。但是,如果a 2在中国在后申请提出时已经是现有技术,则应当删除a2,并将A限制在由a 1支持的范围内。