关于专利法第二条第二款的浅析
作者：孟祥海*
知识产权期刊 2010年6月
最近，在专利代理实践中，越来越多的审查意见通知书中指出了发明申请中的权利要求所请求保护的方案不是专利法第二条第二款规定的客体，对于这样的问题，申请人往往不知道如何应对，不知道采用何种方式从哪一方面来进行争辩，从而导致申请往往被驳回，使申请人的利益受到损害。
因此，针对这样的问题，本文试通过如下的分析，来寻找到一种可行的合适的应对方法。
一、 相关的法律规定及分析
在我国的《中国人民共和国专利法》1第二条2第二款中规定：“专利法所称发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案”。
在中国知识产权局2010年版的《专利审查指南》3中，又对《专利法》的第二条第一款进行了解释，即，在其第二部分第一章中，进行了如下的规定：“专利法所称的发明，是对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案，……技术手段通常是由技术特征来体现的。
……未采用技术手段解决技术问题，以获得符合自然规律的技术效果的方案，不属于专利法第二条第二款规定的客体。
……”
上述审查指南的规定应该是在陈述发明请求保护的方案是否属于专利法第二条第二款规定的客体时首先要考虑到的，或者说，只有符合了“技术方案是对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合……未采用技术手段解决技术问题，以获得符合自然规律的技术效果的方案，不属于专利法第二条第二款规定的客体。
……”这样的要求，才能够是专利法第二条第二款规定的客体。
因此，如何理解上述要求成为在专利代理实务中的一个关键。
二、 对于技术方案的理解以及实例分析
1、一般情况下的理解和分析
对于“技术方案是对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合”，应按如下思路加以理解。
基于审查指南中的“未采用技术手段解决技术问题，以获得符合自然规律的技术效果的方案，不属于专利法第二条第二款规定的客体”这一规定来考虑，所谓的技术方案，应该是采用了技术手段、解决了技术问题、获得了符合自然规律的技术效果，换言之，是
否可以理解为，同时满足这三个要素的方案，就属于专利法第二条第二款规定的客体呢？
如果对这三个要素进行进一步的分析，可以认为，采用了技术手段解决的问题一般都是技术问题，通过技术手段实现的效果都是技术效果，因此，重点应该就放在该方案是否采用了技术手段。
而且，应将权利要求的方案作为一个整体进行考察，判断整个方案是否采用了技术手段，解决了技术问题并产生了技术效果。
而不是通过判断个别特征解决了技术问题并产生了技术效果，从而得出该权利要求的方案为技术方案的结论。
下面举1个例子进行分析。
【案例】
权利要求：一种具有装饰性伞头的晴雨伞，包括支撑伞布的伞柄和伞骨以及与伞柄的手持端固定连接的伞头，其特征在于：所述伞头是具有气密内腔的透明伞头，在伞头的内腔封装有防冻无菌液体，能自由流动的小装饰物浸泡在所述液体中。
在说明书中记载了其要解决的问题是使雨伞更美观。
所达到的效果是使雨伞更美观。
【案例分析】
该申请涉及一种具有装饰性伞头的晴雨伞，根据所属领域的公知常识，其特征部分“所述伞头是具有气密内腔的透明伞头，在伞头的内腔封装有防冻无菌液体，能自由流动的小装饰物浸泡在所述液体中”都是伞头的具体结构特征，是技术特征，这些特征构成的手段使该申请的雨伞头有一个立体的、有动感的装饰物，因此该申请采用了技术手段。
虽然说明书记载的所要解决的问题是使雨伞更美观，但是通过进一步分析，可以确认，该发明实际上是采用在伞头设置透明气密内腔，并在其中充人液体和小装饰物这些技术手段，对雨伞结构进行改进，解决使小装饰物在伞头内可视漂浮这样的技术问题，从而实现了伞头能够呈现漂浮装饰这样的技术效果，至于雨伞美观只是该技术方案衍生的视觉效果，并不能由此掩盖其构成技术方案的本质。
因此该权利要求请求保护的内容构成技术方案。
换言之，由于本申请采用了伞头的具体结构特征这样的技术特征，因此通过这些技术特征构成的技术手段，能够解决的问题就成为了使小装饰物在伞头内可视漂浮这样的技术问题，自然获得的效果也就是技术效果。
从上面这个案例可以理解为，如果采用了一种具有技术特征的手段，那么所解决的问题一般都是技术问题，所能获得的效果一般都是符合自然规律的技术效果。
所以，可以总结出的一个结论是，对于涉及机械发明领域的大部分发明申请而言，只要存在具有技术特征的手段，那么权利要求所请求保护的内容一般都会构成技术方案。
2、电子领域或者计算机领域的申请的情况
在审查指南第二部分第九章4单独地对涉及计算机程序的发明专利申请审查进行了详细的规定。
从这些规定可以看出，如果涉及计算机程序的发明专利申请的解决方案执行计算机程序的目的是为了实现一种工业过程、测量或测试过程控制、为了处理外部技术数据、为了改善计算机系统内部性能，则属于专利保护的客体。
并且，在审查指南的上述部分中，举出了几个发明专利申请属于专利保护的客体的例子和几个不属于专利保护的客体的例子5。
根据这些例子可以得知，在涉及计算机程序的发明专利申请中，首先要将发明专利申请与现有的技术相比较，当其所包含的硬件被认定为是属于现有技术（公知技术）时，就需要考察所采用的手段是否是技术性的，所解决的问题是否是技术性的问题。
上述这样的分析发明申请的方式也是在目前的专利代理实践中审查员所常用的一种方式，可以说，这种判断方式是一种“贡献论”，也就是考察发明申请相对于现有的技术是否做出了贡献，这种贡献是否是技术上的。
这与新颖性和创造性的判断方式是类似的。
这里所谓的技术性，是与人为规定“水火不容”的，也就是说，当存在人为规定时，那么按照审查指南中的规定，其采用的手段就不是技术性的，所要解决的问题是基于人的主观意志的，不是技术问题，所获得的是一种基于控制或者管理的效果，而不是符合自然规律的技术效果。
所以，在与现有技术相区别的情况下，如何界定与现有技术的不同点是人为规定的还是技术的，该不同点所要解决的问题是否是技术问题，什么样的问题就属于非技术问题或者是人为规定，就成了涉及计算机程序的发明专利申请是否属于专利法第二条第二款规定的技术方案的关键。
综上，在专利代理实践中，需要考虑的是发明专利申请在与现有技术相比较之后，其所要实际解决的问题到底是什么，区别特征是否是技术性的特征，换句话说，需要考虑与现有技术相比，发明专利申请所做出的贡献在实质上是否是在技术层面的贡献而不是利用人为规定的准则来获取商业利益，也就是看所要解决的实质上的问题是不是技术问题。
如果解决方案采用的技术手段是常规的技术，目的在于改变商业规则，核心在于商业规则的运作，不在于对技术的改进，则不构成技术方案，不属于专利保护的客体。
对于什么才是“技术”问题，在专利法上并没有明确的规定和任何关于“技术”的定义，目前所谓的“技术”，应该是狭义上的工业技术，但若作此理解和基于此进行判断，那么将会打消申请人的积极性、不利于鼓励公众进行发明创造、不利于社会的进步，这与专利法的立法宗旨是想违背的。
因此，如果能够在以后的专利法、实施细则或者审查指南中对“技术”或者是“技术问题”、“技术效果”、“技术特征”做出一个合理的令人信服的解释，那么在专利代理实践工作中，就会变得有章可循，也更有利于专利代理工作的开展和进行，对于祖国的专利事业，也是会产生积极的影响。
* 孟祥海为北京市金杜律师事务所的专利代理人。
1《中华人民共和国专利法》于1984年3月12日由第六届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过，于1992年9月4日第七届全国人民代表大会常务委员会上进行第二十七次会议第一次修正，于 2000年8月25日第九届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议上进行第二次修正。
十一届全国人大常委会第六次会议于2008年12月27日审议通过了第3次修改的《专利法》，并于2009年10月1日正式实施。
2《专利法》第二条：
本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。
发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。
实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。
外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。
3《专利审查指南》2006年5月24日由中国知识产权局公布，2006年7月1日起施行。
2010修改后的《专利审查指南》自2010年2月1日起施行。
4参见中华人民共和国国家知识产权局2010年《专利审查指南》第260-261页。
5参见中华人民共和国国家知识产权局2010年《专利审查指南》第264-269页。