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答复 发明专利
审查意见通知书有门道
文 ／ 薛晨光 在发明专利申请过程中，审查员将根据申请人提交的申 请文件对专利申请文件进行初步审查和实质审查，其目的主 要是审查申请人提交的申请文件是否符合专利法及其实施细 则的规定。在发现存在可以补正的缺陷时，审查员通知申请 人以补正的方式消除缺陷，使其符合公布的条件；在发现存 在不可克服的缺陷时，审查员作出审查意见书，指明缺陷的 性质，并通过驳回的方式尽早结束审批程序。另外，还要确 定发明专利申请是否应当授予专利权，特别是确定其是否符 合专利法有关“新颖性、创造性和实用性”的规定。在这个 必经过程中，申请人可能会多次收到审查意见书，对审查意 见书的答复将直接影响到专利申请的过程及结果。为了使申 请人早日顺利取得发明专利权，在答复审查意见通知书时应注 意以下几个问题。 先看一个例子：在申请号为 ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ 的专利申请审 查过程中，审查员在一通中指出权利要求 １ 中所述的步骤存 在不清楚的问题。申请人在答复一通时，在说明书中添加了 一些说明性的文字，而这些并不能从原始文件中直接推导出 来，因此，导致修改超出范围，不符合专利法第三十三条第 一款的规定。在第二次审查意见通知书（简称二通）中，审 查员指出超范围的问题，要求申请人删除超出范围的内容。 结果，在答复二通时，申请人仅仅在意见陈述书中说明将所 修改的一部分说明书内容还原为原说明书内容，而未提交替 换页。审查员只有发了三通，发明人的申请才最终得以授权。 我们来分析一下本案审查过程中都存在哪些问题。首先， 申请人在一通中没有更好地理解审查员的意图。审查员指出 权利要求中存在不清楚的问题，申请人只要针对问题之所在 修改权利要求很容易就可以克服该缺陷，而申请人却以为是 说明书中描述不清楚，因此，对说明书作了进一步的修改和 解释，而未对权利要求进行修改。因而不仅没有克服权利要 求的缺陷，还致使修改超范围。 在二通答复中，申请人虽然认为应该删除超出范围的内 容，却没有提交替换页，而只是将说明书内容还原为原说明 书内容。而根据专利法实施细则第五十二条的规定，除审查 员依职权修改明显错误的情况外，不论采用什么方式提出修 改意见，都必须以申请人正式提交的书面修改文件为依据。 只在意见陈述中说明是不行的。 从上面例子我们可以看到，在答复审查意见陈述和修改 时时常会出现一些问题，了解在答复审查意见的注意事项十 分必要。 第一，针对专利法第二十六条第四款问题的答复 该问题主要包括权利要求概括范围过宽、说明书中没有 记载、与说明书中记载的不一致。
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第三，针对专利法第二十一条第二款问题的答复 对于这种问题，申请人需要注意的是，审查员所认为缺 少的这些特征是否确实是本发明所必需的还是可选的，或者 认为部分必要。由于申请人是该发明的缔造人，他对发明创 造有着更加透彻的理解，审查员难免存在理解有偏颇之处。 因此，申请人在答复意见时是有争辩余地的。 第四，针对实施细则第二十条第一款问题的答复 在答复这一条意见时容易出现的问题就是，申请人在意 见答复中陈述，说明书哪一部分中有清楚的记载，因此，权 利要求是清楚的。但是，这种陈述往往是不会被接受的，因 为说明书中有清楚记载并不等于权利要求中就不需要清楚记 载。我们希望看到权利要求本身所要求保护的技术方案是一 个清楚完整并且本领域普通技术人员可实现的方案。因此， 对于这一条意见的答复，一般情况下就是将其修改清楚。 第五，应注意的其他事项 针对审查员对权利要求提出的问题，在答复时应注意针 对权利要求进行修改，不要去修改说明书。 说明书中除了适应性修改之外，最好不要对说明书进行 修改，以避免出现修改超出范围的问题。 提交意见陈述及替换页时，一定要在替换页上修改。有 时会出现在意见陈述或者修改对照页上说明有修改，但是， 正式的替换页上没有修改的情况，或者是告知让审查员修改。 在提交替换页时，应是对原始文件或者中间文件的替换， 按照原始文件或者中间文件的页码顺序编号，不要按照公开 文本替换和编页码。 在提交修改的附图时，如果其中修改的附图中有指定的 摘要附图，应该相应地同时提交一份新的摘要附图。 以上几种问题，其中前四条中有很多情况下都是要求申 请人缩小权利要求保护范围的，如果申请人不据理力争的话， 就有可能致使权利要求保护范围太小，达不到预期保护的目 的，这对申请人是非常不利的。在一般情况下，除了形式方 面的问题外，对于审查员提出的拒绝理由，一定要认真分析 研究，如果申请人有异议，可以反驳，在意见陈述时可提出 辩驳的理由。因此，在实践中要正确理解审查意见，做出合理 的意见陈述，为申请人争取最大的利益。
CHINA INVENTION & PATENT ２００７ 年第 ８ 期 中 国 发 明 与 专 利
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中国发明与专利
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对于概括范围过宽的问题，往往出现在说明书中只有一 个实施实例，而在权利要求中却使用上位、功能性或概括性 的语言概括了一个比较宽的保护范围。如果申请人能够提出 证据，说明所属技术领域的技术人员在说明书给出情报的基 础上，能够容易地将发明或者实用新型扩展到权利要求的保 护范围也是可以的；否则就不会被审查员接受。 说明书中没有记载以及与说明书不一致的情况，在产品 权利要求中尤其容易出现，经常是权利要求中的一个部件在 说明书中没有记载或者权利要求中是一个部件而说明书中是 多个部件，或者权利要求中是两个部件而说明书中只有一个 部件与之对应。在这种情况下，除非是申请人指出说明书中 什么地方有记载或者删除没有记载的内容，或者修改使得权 利要求与说明书描述一致，否则是无法说服审查员的。 有时候申请人在意见陈述和修改时，将指出不符合专利 法第二十六条第四款的权利要求补入说明书中，以使该权利 要求得到说明书的支持，这经常也不能被接受。因为原始说 明书中没有公开这样的方案，即使补入也仅仅只是形式上的 支持而已，可能不能满足实质性的支持要求。 第二，针对专利法第二十二条第二款、第三款问题的 答复 对于新颖性，申请人需要仔细考察对比文件是否确实与 本申请的权利要求相同，有时候审查员的理解也会有偏差或 者有的区别点没有注意到。但是需要说明的是，对于技术特 征的理解，审查员和申请人并不十分相同。因为有时候权利 要求中使用的是上位的概念，包含了很多内容，而对比文件 使用的是下位的概念，因此，申请人对此要多加注意。或者 是申请人在说明书的基础上把权利要求理解在一个较窄的范 围内，而实际上权利要求本身并没有相应的限定。如果申请 人没有意识到这一点而与审查员作辩解，并且坚持不改，那 么，可能会导致驳回申请。 而对于创造性，不仅要注意对比文件的技术特征是否确 实与本申请的权利要求相同，还要注意其中所用的公知常识 是否确实是公知的，多个对比文件以及对比文件与公知常识 的结合是否显而易见，一般反驳时通常就在这些地方。 需要注意的是，申请人常常在辩驳时会说明本发明与对 比文件有何不同，而忽略不同点在权利要求中的体现。如果 是这样，审查员就不会接受。