第三部分 中国企业的应对策略
337调查中的常见抗辩理由 以专利侵权为例
申请人专利无效 不侵权 申诉人的专利不具有执行性

国内产业不存在
申请人专利无效
主要抗辩点： － 因在先技术而具有“在先权” － 与公知技术相比：“非显而易见性” － 缺少足够的书面描述或可实行性 *举证责任在被告方，成本比较高
基带处理芯片及芯片组、传输器接收机芯片、能源 专利侵权 控制芯片及其制品包括移动电话手机 强化木地板 个人计算机、显示器及其零部件 激光条码扫描器、扫描仪及其零部件、相关产品 便携式蓄电池及其包装 电压调节器、零部件及相关产品 墨盒及其零部件 专利侵权 专利侵权 专利侵权 专利、商标、版权 专利侵权 专利侵权
– 相关的、可信的证据允许在听证会出示。 – 举证责任由提出支持或反对意见的各方承担。 – 听证会后，各方还被要求在2-4周内提出会后摘要和提议事实
发现与法律结论。
初审裁定（ID）

一旦ALJ作出初审裁定，该裁定一般会自动适 用为ITC的终审裁定，除非：
– 双方当事人一方向ITC提出申诉，或 – 至少一名ITC委员提议，并在45日内进行复查。

第一部分 337调查
背景介绍

“337调查”源自美国的《1930年关税法》第337节而得 名，系由国会授权的准司法行为

“337条款”授权美国国际贸易委员会（ITC）在美国 企业起诉的前提下，对于进口贸易领域内的“不公平 行为”和“不正当手段”拥有广泛的调查权和裁处权， 即有权禁止这些产品进入美国市场。
专利 专利侵权 专利 专利侵权 专利侵权 注册商标侵权 专利侵权
2002～2006年美国对华337调查案件统计 (续)
337-TA-509 337-TA-511 337-TA-514 337-TA-516 337-TA-518 计算机和服务器 宠物食品 塑料食品包装 光驱及其零部件 护耳用具 专利侵权 专利侵权 专利侵权 专利侵权 专利侵权
337-TA-519
337-TA-521 337-TA-522
个人计算机，监控器及其零部件
稳压电路 标记笔
专利侵权
专利侵权 注册商标侵权、商业外观 侵权
337-TA-525
337-TA-533 337-TA-536
半导体装置
橡胶防老剂及其制品 撞球杆及其自动节配件和零部件
专利侵权、侵占商业秘密
专利侵权 专利侵权
–2002年1月1日以前只有15起，占调查总量的3.2
％ –2002年1月1日以后共计39起，占同期调查总量 的36％
针对中国大陆产品的337调查
12 10
8
6 中国大陆 4 日本 韩国 中国香港
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

以美国为代表 的知识产权诉 讼 美国第一部联 邦宪法 1789年 第一部专利法 1790年 发明时代

思科vs华为
– 2003年1月22日，思科系统公司（“思科”）在美国得
克萨斯州Mashall联邦地方法院诉华为技术有限公司及 其在美国的两家子公司（”华为“），指控华为侵犯 其知识产权。 – 思科诉华为案被称之为中国入世以后中国企业在国外 遭遇的最大一桩知识产权侵权案，其带给我们很多启 示和思考。 – 该案以和解告终
– 美国总统应在60日内作出答复，逾期未作出答复或放弃该权
力的行使，被视为支持ITC的最终裁定。
– 即便美国总统较少行使该权力，但否定ITC裁定的案例仍时有
发生。
其他议题

调查终止基于如下等原因发生：
– 双方同意以仲裁的方式解决纠纷 – 双方和解协议 – 被告方同意颁发禁止令
第二部分 中国企业面临337调查的形势
中国企业如何面对海外知识产权纠纷 （以美国337调查为例）
王加斌 博士

2006年11月. 海南
内容提要

中国高技术企业频频面对国际知识产权纠纷 337调查 中国企业面临的337调查形势 主要抗辩理由及中国企业的应对策略
知识产权： 国际经济舞台的通行规则
WTO -- TRIPS 技术：跨国企业的主要资产 知识产权：构筑市场门槛的捷径
2002～2006年美国对华337调查案件统计 (续)
337-TA-538 337-TA-542 337-TA-543 337-TA-545 337-TA-547 337-TA-551 337-TA-563 337-TA-564 337-TA-565 音频处理集成电路及其制品 DVD/CD播放器录音机，彩色电视接收器、显示器 及其零部件 专利侵权 专利侵权
不侵权
最常见，且比较实际的做法 主要抗辩点：

– 被指控的产品并不“完全”符合专利保护要求的范围 – 尽量指明对方专利弱点，压缩对方专利的权利要求的解释范
围 – 被指控产品与要求保护的专利并不“等同” – 针对产品特征，分析对方的专利，找出产品与专利产品的关 键差别
*举证责任在原告方
申诉人的专利不具有执行性
* 当前大多数案子原被告方均提出复审
申请ITC复审及上诉

任何一方有权在初始裁定结束后14日内向ITC 提交重新裁定的申诉； 如果ITC终审裁定作出，败诉方有权在60日内 向联邦上诉法院提起上诉。

裁定后程序

总统审阅
– 在ITC最终裁定违反337条款的事实发生后，还要将此裁定提
交于美国总统进行审阅。
回顾

历史上，日本（60-70年代）、韩国（80年代） 的企业在崛起的过程中都经历过被欧美大公司 指控侵犯知识产权的诉讼，这成为企业国际化 中不可避免的阵痛。

IBM诉富士通案 IBM诉日立、三菱案 Intel诉NEC案
中国企业开始成为国际知识产权纠纷 中的重要角色
中国制造 vs 世界工厂 技术创新：工业发展及经济进步的原动力 中国企业尚不熟悉知识产权规则及其运用

申请人的专利通过欺诈获得，存在“不公正行 为” 申请人获得专利后存在不当使用该专利的行为， 违背反垄断法 在专利授权范围以外实施专利等


国内产业许可等。源自事前听证事前听证会用以确立要求告知和听证会的原则， 一般为两次。
– 第一次为ALJ接受337调查后的15日至30日内； – 第二次在正式听证会之前
听证会（庭审）

听证会一般安排在确定调查之日后180日至210日之间。
– 听证会用于ALJ查询证据，旁听辩论，以决定违反337条款的
事实是否发生。


对于非知识产权不公平贸易做法进行的调查，则要求 原告方必须以实际损害为前提。
几乎所有的“337调查”案件都涉及知识产权问题

337调查程序
证据开释阶段 审前阶段 开庭审理阶段 审后阶段 行政法官初裁 ITC审议及终裁

管辖
管辖权：
– 对物管辖权 – ITC的管辖权为侵权发生地以及美国本土 – 非传统意义的进口方式也属于ITC的管辖范围内，


第三方介入

从调查开始日起，任何第三方均可申请 介入到337调查中 前提是基于ITC 或ALJ的判断,337调查与 该第三方利益直接相关

临时救济

ITC根据诉求可以决定是否给予原告方临时救济：
– 临时排除令 – 禁止令

ITC 应于调查开始35日内决定是否实施临时救济。 如决定实施应将诉求转交于ALJ，并应于10日内作出回 复（复杂案件为20日） ITC应于实施临时救济后90日（复杂案件150日）内对 调查作出最终判决。
2
0
1990
中国台湾 -2
针对中国大陆产品的337调查
12 10 8 6 4 2 中国台湾 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2 天移动 平均 (中 国大陆) 中国大陆 日本 韩国 中国香港

调查时间表

从决定调查日起，ALJ作为ITC的代表应于45日内提出 调查结束的具体日期。

决定违反337条款的基本要素是：
– 进口产品侵犯了有效的美国知识产权； – 美国知识产权被使用于美国国内工业中
美国国内工业

定义相当宽泛
– 在美国有显著的厂房，设备，劳工和资本的投资；
或
– 其他实际开发知识产权的投资，如工程师，科研和
比如，电子软件通过INTERNET 的方式传入美国等。
救济措施

排除令：针对国外生产企业
– 有限排除令： 指针对造成违反337条款方。

临时有限排除令：在整个调查期间和总统审阅期间
– 一般排除令：针对整个行业，即便非涉案第三方

禁止令：针对美国境内进口企业
– 临时停止令。
337条款调查程序

“337条款” 分为一般性不公平贸易做法和有关知识 产权的不公平贸易做法。但几乎所有的“337调查”案 件都涉及知识产权问题

337调查之法律基础

有关知识产权的不公平贸易做法，是指进口到美国的 货物侵犯了美国有效的专利权、商标权、版权或集成 电路芯片布图设计专有权等行为。 与知识产权有关的不公平贸易行为，并不要求实质损 害或实质损害威胁为前提。
针对中国大陆产品的337调查

在全部58起涉及中国大陆产品的337调查 案中：
–53起涉及专利 –7起涉及商标 –3 起涉及版权
–4 起涉及商业外观
–1 起涉及商业秘密
2002～2006年美国对华337调查案件统计
案件号 产品名称 被控事由 专利侵权 注册商标侵权 专利侵权 专利侵权 专利侵权 商业外观侵权 337-TA-473 电视游戏系统及其附件 337-TA-476 收音机及其零部件 337-TA-477 八钼酸铵 337-TA-478 接地电路故障断路器 337-TA-480 嵌板紧固件 337-TA-486 农用拖拉机和割草机