论商业方法的专利保护作者:郑友德本站发布日期:2003-5-17 19:53:51郑友德伍春艳*目次一、商业方法发明的背景二、国外对商业方法发明专利的保护三、商业方法可专利性的实质性条件近年来,电子商务在全球范围内迅速发展,根据美国资讯业的权威机构IDE估计,1997年到2003年之间,全球上网人数的年增长率高达56%,上网交易金额将超过875亿美元。
[1]原有的电脑公司以及一些传统商业企业纷纷转向商机无限的因特网以谋求发展,然而在网络世界中公司的高速成长不再仅仅依赖于硬件系统或者说单纯的技术,而在于其不断创新的商业方法(business method,Geschaeftsmethode)。
并且随着计算机和网络技术的飞速发展,人们对利用这些技术所产生的新的商业方法发明的专利申请也表现出了浓厚的兴趣。
但是,随之而来的是,商业方法发明也导致了各种问题的出现,其中包括传统的专利法一般只保护工业方法,商业方法能否构成法定专利客体,如何判定其新颖性和创造性等,亟待我们研究。
一、商业方法发明的背景商业方法发明亦称为商业相关发明,它作为因特网中一种支撑商业基础结构的技术,早在进入商业性应用之前就已经存在。
这类发明包括有关制造业中生产计划技术或生产控制技术的发明,以及将制造业和销售业中的技术相融合的销售管理技术的相关发明。
这些发明作为计算机软件的相关发明长期以来备受争议。
近年来,计算机基础技术、通讯技术和数据处理技术及信息处理技术等出现了戏剧性的发展。
与此同时,将这些技术用于因特网之类通讯基础结构的计算机软件也发展迅速。
这些发展促使支撑商业基础结构的技术不断涌现,例如电子清算系统和电子货币系统技术的出现并迅速发展。
在此期间,因特网的广泛商业应用导致全球性和开放性的新商业形态逐渐形成,由因特网商店和家庭银行为代表的商业系统逐步开始建立,商业技术(支持商业基础结构的技术)系统的计划不断更新。
这些商业系统已开始被视为商业方法发明的核心,即一种计算机软件相关发明的核心。
简而言之,所谓商业方法就是借助计算机系统和网络媒介实施的用于经营活动或处理财经信息的系统性技术方法。
商业方法发明通常通过两种方式获得:一是以扩大计算机软件相关技术的应用领域获得,例如扩充制造业销售业中已完成的计算机软件相关发明的应用范围。
这类发明包括利用计算机或网络的新商业方法,比如通过信息技术的发展实现的网上电子商务或网上中介业务。
[2]另一种是以扩展与计算机软件相关发明相联系的经营方式获得。
目前不仅制造业和销售业,甚至连传统产业上认为与专利很少关联的金融业、保险业和服务业也逐渐提出商业相关发明的申请。
这类发明包括金融商业方面的安全技术(securitigation)、派生金融工具(derivative financial instruments)的开发、金融相关操作技术、金融交易技术和资产管理技术等。
[3]二、国外对商业方法发明专利的保护如上所述,商业方法有别于传统商业方法,是一种在电子商务中依赖于计算机硬件和软件的系统性技术方法。
传统的商业方法通常被认为是智力活动的规则或方法而不受专利法所保护,但网络环境中的商业方法由于与计算机软件或硬件相结合,从而使其能否构成专利客体这一问题变得日益凸现。
纵观各国在不同历史时期商业方法可专利性的制度变迁过程,可以清楚看出商业方法正从早期的被排除在专利客体之外,而逐渐演变到目前的广泛认可并授予专利权的普遍趋势。
以美国为例,美国专利与商标局所公布的与网络相关的商业方法专利数量,从1991年的2件、1998年125件,至1999年攀升到200多件,如花旗银行所拥有的电子货币系统(Electronic-Monetary System)、开放式电子商务信息代理人机制(Trusted Agents for Open Electronic Commerce)、美食网的在线订购方法与设备(Internet Online Order Method and Apparatus)等。
[4]而各国对于商业方法是否可以授予专利,哪些商业方法可授予专利权等问题又采取了各不相同的立法对策和标准。
(一)日本特许厅1、商业方法发明的处理依据日本特许厅把商业方法发明看作计算机软件相关发明的一种形式。
该厅1999年底在其网址上宣布,商业方法发明将根据计算机软件审查指南,作为计算机软件相关发明来进行审查。
[5]2、构成法定专利客体的判断根据日本专利法第2条(1)项之规定,一发明能否构成法定专利客体,要看其是否是“利用自然规律的技术思想的创造”,而一项发明是否是“利用自然规律的技术思想的创造”,则根据权利要求书中描述的细节判定。
日本特许厅判断商业方法是否构成法定专利客体主要包括以下要点:(1)了解依据权利要求书中描述的细节所主张的发明;(2)假如所主张的发明属“工业适用发明审查实施指南”列出的非法定发明的任一种类型,则该发明不构成法定专利客体。
“非法定发明”的类型如下:(A)自然法则本身;(B)单纯的发现;(C)违背自然法则的发明;(D)法律或者类似法律的非自然法则,或仅仅利用这些法律的发明,随机编排、数学方法或精神活动;(E)个人技巧;(F)单纯的信息展现;(G)单纯的美学创作;(H)对于待解决问题用权利要求书中提出的任何方法都明显不能解决的发明。
未利用类似计算机或网络系统技术的商业方法属于上述(D)的范畴。
由于它们仅仅是依据随机编排(arbitrary arrangements)或精神活动产生的,因此不构成“法定的发明”。
(3)发明不处在上述任一类型的情况时:(A)首先,审查员通过对发明说明书中的细节(向本专业普通技术人员披露,使其了解该发明的技术要点)的综合审查,了解所主张的发明待解决的问题。
随后审查员以该发明申请提交时的普通技术知识为准,了解解决该问题的方法。
(B)如果上述(A)中的解决问题的方法是一种利用自然法则的方法,则该发明视为“利用自然法则的技术思想的创造”。
如果主张上述用以解决问题的方法是利用自然法则的方法,而且要令人接受,那么该方法的特定细节应描述得非常清楚。
当解决该问题的方法属于下列任何一种时,可视为利用自然法则的方法:(a)硬件资源的控制及其处理;(b)基于一物体的物理性质或技术性质进行的信息处理;(c)使用硬件资源的处理假如解决该问题的方法是一种数学方法、一项自然法则本身、一种自然现象或一种自然现象的一项数学表达式,抑或解决该问题的方法仅仅涉及到人体科学,则不视为利用自然法则的方法。
(4)然而,即使解决问题的方法系一种利用自然法则的方法,但若该方法只是“使用计算机处理”;在一媒介上记录一程序或数据;或者“使用计算机处理”与“在媒介上记录一程序或数据”的结合物中的任一类型时,该发明不视为法定的发明。
从这种意义上讲,即使所主张的技术被用于商业方法领域,只要解决该问题的方法处在利用自然法则的技术思想的创造范畴内,则日本特许厅仍将计算机软件相关发明作为法定发明看待。
所以,日本特许厅在判断一项发明是否构成法定专利客体时,发明是否属于商业方法看来并非所依据的标准。
也就是说专利法并未规定商业方法不能予以专利保护,但未利用任何计算机软件相关技术的传统商业方法发明,处在“非法定发明”范畴,被视为非法定专利客体。
(二)美国专利与商标局美国专利与商标局对商业方法发明是否授权,主要依据美国联邦最高法院、联邦巡回上诉法院(CAFC)和海关与专利上诉法院(CCPA)的判决而定。
美国专利商标局已公布了相关审查指南、培训材料以及《专利审查程序手册》等。
为了研究如何判断计算机软件相关发明的法定专利客体的构成,有必要了解美国的相关判例法,以及其所反映的美国对商业方法专利的发展历程和思路。
1、拒绝保护阶段美国法典第35编第101条规定了法定专利客体的构成:“凡发明或发现任何新的有用的方法、机器、制成品或物质成分,或它们的任何新的有用的改进,依照本编的条件和要求,均可获得专利权。
”美国联邦最高法院在Diehr案的判决中表示:“1952年专利法附属的委员会报告告诉我们,国会打算把世界人们做出的所有发明纳入法定专利客体的范畴。
”同时明确表示下列对象是非法定专利客体,即自然法则,自然现象和抽象的思想。
[6]CAFC在Alappat案件中认为,在联邦最高法院70年代对Flook案和Benson案做出数学主题本身不能受专利保护的判决中,法院“从来没有打算创造一个过宽的,101条规定以外的第四类非法定专利客体。
更确切地说,法院对这类案件逐个分析的重心是试图更简洁的表明一种理念,即某些类型的数学主题在付绪于实际应用以前,无非是抽象的思想。
因此该主题本身不能授予专利保护。
也就是说美国联邦最高法院在审理Benson案件中表明,Benson 申请专利的“权利要求不限定于任何特定工艺和技术,或者任何特定装置或机器,或者任何特定目的的利用,其权利要求实际上是算法,而算法与数学公式是等同的,所以不能授予专利。
”[7]这也就意味着美国在70年代对商业方法的理解是等同于数学公式的,认为其属于抽象思想的范畴,因此拒绝给予专利保护。
2、初步认可阶段1981年审理Diamond vs. Diehr一案后,美国法院对商业方法的可专利性问题发生了根本的变化。
该案成为美国甚至世界各国适用专利法保护商业方法的转折点。
CAFC要求审查所申请的主题整体上是否与抽象的思想具有本质的差异。
CAFC据此认为,Diehr案所主张的发明整体是构成一种机器(类似Alappat案的客体)的多个相互关联因素的结合,该发明不属于抽象思想范畴的数学概念,而是一种有用的、具体的、有形的机器。
[8]该案的判决反映了这样一种理念,即“一项科学真理或其数学表达不是可获得专利权的发明,但一项借助科学真知创造的新颖的和有用的结构可能是可获得专利权的发明;商业方法本身如同数学公式,不属于可获得专利的主题,但商业方法一旦与某种工序(industrial process)或结构的其他部分融为一体,那么作为整体的工序并不因此成了不可以授予专利权的主题。
”[9]3、充分肯定阶段进入20世纪90年代以后,美国在授予商业方法专利权的问题上态度逐渐明朗起来,一系列具有代表性的案件奠定了商业方法专利的法律基础。
1998年发生的State Street Bank案是关于Signature Financial 集团拥有的合股投资系统的专利权无效纠纷。
该案标志着美国专利法对于商业方法专利的重大进步。
CAFC在该案件的判决中否认了商业方法在美国专利法中存在例外。
换言之,CAFC表示任何商业方法都应遵循法律关于专利的规定,而且商业方法的例外应当废除,因为它是违反美国法典第101条关于法定专利客体的定义条款,往往会造成误导,既无必要又显过时。