知识产权法律实务之十一----德国专利诉讼实务无论是否存在专利侵权之诉，当事人均可提起专利无效之诉，其诉讼标的可以是德国专利，也可以是欧洲专利；可以对专利权利要求书中的部分或全部提起无效之诉，也可以在专利权期限届满之后提出。

不过，提起专利无效之诉的，必须在专利异议期限届满和异议之诉结束之后提起。

这一“阻塞效应”适用于对德国专利和欧洲专利提起的专利异议之诉。

人们可以借他人之名提出无效和异议诉讼，也可以委托专利代理人、律师匿名提起。

业界公认，“合法利益”由国家保证；专利无效之诉中原被告的诉讼行为均有协助公共利益实现之作用，其原因在于：垃圾专利和轻率授予的专利不应当具有有效性，此类诉讼有助于促进市场经济条件下的自由竞争；同时，专利权人的专利也可能因为异议或专利无效之诉而变得越来越稳定。

一、欧洲专利异议与专利无效之诉【欧洲专利异议】根据欧洲专利公约的规定，对欧洲专利的异议请求应当在专利授权公布日起9个月内提交(欧洲专利公约第99条)；除专利所有人以外，任何人可以提出异议请求(审查指南9/93)；异议是一个独立审查程序；与双方当事人相关。

另外需要注意，欧洲的专利异议是向欧洲专利局提出，由欧洲专利局的异议处作出异议决定。

异议处由1)首席成员完成审查,2)第二成员完成口审程序中进行笔录，3）主席全权负责以及4）具有法律资格的成员负责法律问题及记录。

根据欧洲专利公约第100条的规定，异议的理由主要包括：1、申请的主题不能授予专利(欧洲专利公约第52 －57条)；2、发明公开不充分（欧洲专利公约第83条）；3、申请主题的范围超过原始提出时的范围（欧洲专利公约第123条）；4、申请主缺乏新颖性或创造性（欧洲专利公约54，56条）；但缺乏单一性或撰写不清楚、不支持或缺必特不构成欧洲异议的法定理由，但可以转化为第83条公开不充分进行攻击。

【德国专利无效诉讼】而专利无效之诉，是向【慕尼黑德国专利法院】提出，德国专利诉讼体系的一个关键特点是侵权审理程序与无效决定分开。

侵权审理程序由地区法院进行。

在侵权审理程序中，侵权人不能对涉诉专利提出无效理由，而只能向位于慕尼黑的KD德国专利法院提出无效诉讼。

在慕尼黑德国专利法院，无效诉讼是一个独立的法院程序。

如果专利的有效性未在无效程序中受到攻击，侵权法院须认可授权的专利。

二、专利无效之诉程序1、原告和诉因原告通常为公司，因专利争议而提起诉讼，包括预期会卷入专利争议的公司之受托人。

如前所述，专利无效之诉可以以第三方名义提起。

受托人或第三方不得被强迫披露其代理方身份，但被告有权调查真正提出诉讼人的身份。

在这种情况下，被告可以对有利害关系的真实诉讼人提出任何可能的抗辩，包括让与人禁止反言规则、签订停止质疑专利有效性的协议等。

除对同一专利权人的大批专利提起主动专利无效之诉等滥用诉权情形外，被指称侵权的一方当事人可以提起主动专利无效之诉。

2、起诉状首先，起诉状应当包含双方当事人姓名，涉案专利信息，涉案发明的简要介绍及其所依赖的基础技术、与之相关的任何现有技术，并附专利要求书的分析材料；以及可以证明涉案专利不具有新颖性、创造性的论据，以支持其专利无效之诉。

3、诉讼过程专利无效之诉需向设在【慕尼黑的德国联邦专利法院】提出。

之后，双方当事人将提交两份或多份书面诉状，并在口头审理程序开始之前完成诉状交换。

当事人有试验结果或专家意见的，可以在诉状中一并提出。

口头审理程序开始之前，法院对当事人提交的全部诉状进行审查，并就专利有效性问题向当事人提出书面意见。

通常情况下，专利无效之诉的审限为18-24个月，且不受未决专利侵权之诉的影响。

4、专利无效之诉的口头审理程序口头审理程序开始时，庭长会向当事人简要介绍案情，并发表法院意见。

首先，双方当事人将就涉案专利的新颖性和创造性进行辩论；法院将就此向当事人发表意见；一方当事人提出附加诉讼请求的，双方当事人将就此继续进行辩论。

其次，法院将决定是听取证人证言或专家意见，查明某一争议（这一情形并不多见）还是直接作出判决。

在专利无效之诉中，如果被诉专利为一项欧洲专利且其为德国指定的专利独占权的，其专利有效性可能得到确认；在其他情形下，涉案专利可能被判决部分无效，或者其效力被限定在主要诉讼请求或附加诉讼请求的范围之内。

在专利无效之诉中，代理平行侵权之诉的专利律师或律师之所以参加口头审理程序，是因为法院可能作出涉案专利部分无效的判决，专利律师就可以在专利侵权之诉中援引该项判决；对于依赖涉案专利之有效性而受到指控的一方当事人来说，可以就专利侵权之诉做好抗辩准备。

在第一次口头审理中，通常不会传唤证人或专家作证。

5、德国联邦专利法院审理时限德国联邦专利法院在口头审理程序结束时作出判决。

不过，该判决是法院以非书面形式就判决理由向当事人做一个综述。

不附带判决理由的书面判决书通常会在口头审理结束之后几周内作出；附带判决理由的书面判决书通常在口头审理结束之后3-5个月内作出。

6、对专利无效之诉判决的上诉与专利侵权之诉相反，对专利无效之诉判决不服的，应当在收到附带理由的判决书之日起且最迟不晚于法院作出判决之日起六个月内上诉至德国联邦法院。

德国联邦法院审理上诉案件时，可以不由律师而由专利代理人出庭。

因此，原告认为其在专利之诉中并无胜诉把握的，通常会等待专利无效之诉审结后，再行申请强制执行。

但在任何情况下，只要原告提供了充足的担保，又认为其利益将会因强制执行而增加的，他可以在任何时候申请强制执行。

被告可以对专利侵权之诉判决提起上诉，但有未决专利无效之诉的，法院通常会中止专利侵权之诉。

这方面的典型案件通常如下。

专利权人提起专利侵权之诉后，被告人提起专利无效之诉。

通常情况下，专利侵权之诉会在专利无效之诉前开始审理，这样就不需要中止专利侵权之诉。

如果法院确认存在侵权行为，被告通常会提起上诉，但在专利无效之诉案件审结以前，此一上诉案件会被中止审理。

法院判决专利无效后，被告对其不服的，可以上诉至专利侵权案件的终审法院--德国联邦法院。

专利侵权之诉案件因未决专利无效之诉案件而中止的，德国联邦法院就先将专利有效性问题作出判决。

德国联邦法院判决后，经一方当事人申请，之前中止的专利侵权之诉继续进行。

德国联邦法院判决专利为无效专利的，原告可以撤销他的专利侵权之诉，法院也可以驳回其起诉。

专利侵权之诉一审判决已被强制执行的，原告需要赔偿被告由此而遭受的损失。

不过，德国联邦法院确认专利有效或者仅对权利要求书进行部分修改，且双方当事人对专利侵权行为并无争议的，被告通常会撤回上诉，一审判决即为终审判决。

在其他情形下，专利侵权之诉的上诉审程序将继续进行，原告可能提出新的诉讼请求。

最后，当事人对专利侵权之诉判决不服的，可能上诉至德国联邦法院。

四、德国专利诉讼体系的主要特点由于德国专利法院做出的判决颇为严谨和公正，很多专利权人通常选择在德国进行诉讼。

随着越来越多的中国当事人被卷入发生在德国的专利诉讼，为了让中国公司了解和熟悉在德国进行专利诉讼的基本策略和技巧，使得不论是原告还是被告均能保护好自己的合法权益，本报特刊登两位具有德国专利诉讼实务经验的律师撰写的文章，通过对德国专利诉讼程序的介绍，让更多中国企业掌握相关诉讼技巧，提高应对涉外专利诉讼的能力。

德国是国际专利纠纷管辖地选择的热门地。

对于中国公司而言，无论是作为原告还是被告，做好在德国进行专利诉讼的应对准备是十分重要的。

一、【充分准备应对诉讼】(一)收集证据1. 专利侵权诉讼中的举证责任在同为大陆法系的德国，与在中国一样，原告负有侵权举证责任，须就涉嫌的侵权行为提供证据。

通常，至少要提供被告的涉嫌侵权产品或方法特征的证据，用以证明被控侵权产品或方法与所主张的专利权利要求的每一个特征相同或等同。

涉及被控侵权产品或方法的证据一般要包括样品、图样或其他实物证据。

2.无诉前证据开示程序-discovery德国法律中没有美国式的证据开示程序。

然而，如果专利权人能够证明侵权的充分可能性，专利权人可以请求检查被控产品或方法，或者要求被告提供某些文件(德国专利法第140c条，德国民法典第809条)。

检查请求可以在侵权诉讼程序中提出，或者在主侵权诉讼前作为独立的程序提起，为诉讼做准备。

根据德国法律，检查请求可以在诉前禁令程序中予以执行。

还需要注意的是，在特殊情况下，德国法院体系接受域外获得的证据。

因此，可以利用获取证据的其它有效机制来取得证据，这些证据可以用于支持在德国的侵权诉讼请求。

在中国取得的照片或其他产品介绍以及现有技术文件可以在德国法院审理程序中使用。

所述文件必须连同其德文译文一并提交，因为德国法院法第184条要求所有提交的文件必须为德文。

3. 专家意见同中国法院的实践一样，专家意见在德国专利诉讼中不是必须的。

在德国专利诉讼实践中，法院可以指定技术专家回答与特殊技术问题有关的询问。

这些专家须严格中立并且担当法院的顾问。

技术专家须出具书面报告，并通常会被要求在口头审理中陈述意见。

(二)专利的选择依据德国专利法第145条，原告须使用与侵权产品有关的所有可能的相关专利。

德国专利法第145条禁止原告基于不同的专利针对相同的侵权行为提起多个诉讼。

对于复杂情况，如果专利/单个侵权情况各异，法院可以决定将纠纷分开，在不同程序中审理。

这样的做法使得即便涉及多个专利，也可以在查清侵权情况的基础上快速做出判决。

(三)诉讼当事人的选择原告须证明其依据涉诉专利提出诉请的身份适格。

原告身份并不限于是拥有专利的专利权人。

如果被许可人能够证明专利权人转让了源于专利的索赔请求，并授权被许可人进行诉讼程序，被许可人也可以提起侵权诉讼。

如果许可协议包括相关规定，向法院提交许可协议复印件即可。

大部分诉讼当事人不希望公开详细的许可条件，因而向法院提交另行签署的独立文件。

需要强调的是，这种情况不要求转让专利，转让仅限于源于专利的索赔请求。

被告可以是不同的多个受送达人。

若可以证明在德国实施了侵权行为(生产、销售、进口等)或参与侵权，所有涉及侵权行为的当事人均对侵权行为负有责任。

公司经理人、顾客、子公司、母公司均可涉诉，只要能够证明他们对侵权行为负有责任。

被告的选择要求对其在德国市场上的行为和具体公司结构进行详细分析。

如果在判决做出后，如果存在常务董事或公司董事会成员以另一家公司名义继续侵权的风险，通常也会起诉这些相关人员。

二、【诉前联络】根据德国法律，没有在提出侵权诉讼前联系专利侵权人的法定要求。

唯一的风险是，如果在起诉后被告立即承认侵权且被告不提起诉讼，根据德国民事诉讼法第93条，原告须支付诉讼费用(包括诉讼费和被告一方的代理费)。

即便被告不太可能承认侵权，还是建议在提起诉讼前联系侵权人，以便查明对方是否可能援引相关现有技术文件或提出针对侵权情形的抗辩(在先使用权等)或进行和解协商。